TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de abril de 2018 Proceso: 320-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2006-00208-00 Referencia: Signo involucrado NUTRIFOLIAR COMPLETO (denominativo) Magistrado Ponente: Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2651 del 10 de junio del 2016, recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 95, 96, 134 y 135 Literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2006-00208-00; y, El Auto del 11 de mayo del 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: MICROFERTISA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Proceso 320-1P-2016 Tercero Interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO SINTESIS DE HECHOS RELEVANTES MICROFERTISA S.A. presentó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Resolución 3175, mediante la cual la SIC concedió el registro del signo como marca NUTRIFOLIAR COMPLETO (denominativo), en favor de la compañía COMPANÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Intemacional de Niza.
MICROFERTISA S.A. señaló que no se tuvo en cuenta que el signo NUTRIFOLIAR COMPLETO no es distintivo, perceptible ni susceptible de representación gráfica; que se trata de una expresión descriptiva de algunos de los productos de la Clase 1, y, por tanto, carece de distintividad. La SIC señaló que el signo NUTRIFOLIAR COMPLETO, para la Clase 1 goza de la suficiente distintividad, y no tiene las características de un signo descriptivo.
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. COLINAGRO manifestó que la marca NUTRIFOLIAR COMPLETO fue debidamente concedida, y ha sido utilizada por COLINAGRO para distinguir en el comercio productos químicos destinados a la agricultura, la horticultura y la silvicultura; que la expresión NUTRIFOLIAR es por sí misma distintiva, y lo es aún más, por estar acompañada de otra expresión como lo es la palabra COMPLETO.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 95, 96, 134 y 135 Literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literal e) de la Decisión 486? por ser procedentes. Clase 1: productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura; resinas artificiales y sintéticas; materias plásticas en bruto (en forma de polvo líquido o pasta); abonos para las tierras (naturales y artificiales); composiciones para extintores; baños y preparaciones químicas para soldaduras; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; sustancias adhesivas destinadas a la industria.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será 2 SS 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Proceso 320-1P-2016 No se interpretarán los Artículos 95, 96 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser parte de la controversia.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad. Signos conformados por denominaciones descriptivas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad MICROFERTISA S.A. señaló que la SIC violó el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que resulta pertinente analizar este Artículo.
Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. obstáculo para su registro ( ) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ). Proceso 320-IP-2016 e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la tunción distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7, Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.
El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente, Requisitos para el registro de marcas 1.9.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o extema de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
S 1.12, En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: Gr a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo 14 4 Proceso 320-IP-2016 para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13, En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14, Es importante advertir que el Litera! a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cua! se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17, Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.
Signos conformados por denominaciones descriptivas 2.1. En el presente caso, la demandante señaló que el signo NUTRIFOLIAR do COMPLETO es descriptivo respecto alguno de los productos de la Clase 1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 320-1P-2016 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.
A] respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concemiente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.3 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil*. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.5 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. Da modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Proceso 320-1P-2016 persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2006-00208-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, pe Cecilia Luisa AMÉ Guiniaros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO, PR Hernáy Romero Zambrano Hugo Ramiro Go c ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. uis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.