TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: Asunto: Consuitante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 232-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2011-00401 Marca figurativa Luis Rafael Vergara Quintero EllOficio 2203 del 20 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con e! fin de resolver el Proceso Interno 2011-00401.
El¡Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la [presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: Tercero Interesado: GAS CAQUETA S.A. E.S.P. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -— SIC DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. Proceso 232-1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES GAS CAQUETA S.A. E.S.P. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución 11090 del 15 de abril de 2008, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) concedió el registro de la marca figurativa? consistente en cilindros de gas de colores naranja y ocre, para identificar productos comprendidos en la Clase 39? de la Clasificación Internacional de Niza a favor de UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. GAS CAQUETA S.A. E.S.P. señaló que la SIC no debió conceder el registro de una marca figurativa cuyo arte es una fotografía de un cilindro con características (forma, color) que son de obligatorio cumplimiento para todas las empresas que prestan el servicio de transporte de gas, por lo tanto, el signo solicitado resulta irregistrable por ser de uso común para las empresas fabricantes de gas, y, además, por carecer de distintividad.
La SIC indicó que la marca figurativa reseñada cumple con los requisitos de registrabilidad debido a que está conformada por varios cilindros y colores, razón por la cual, debe ser vista en su conjunto y no de manera fraccionada, haciendo énfasis en que la protección de la marca no se extiende a sus elementos desagregados o individualmente considerados sino a su conjunto.
UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. señaló que la marca figurativa registrada pretende proteger los colores de los cilindros de gas y no el objeto del mismo, por lo cual, la marca figurativa goza de distintividad, razón por la cual, afirmar que la Resolución apelada permite la apropiación de la figura de un cilindro de gas, es ignorar por completo la existencia de las marcas de colores.
A su vez, señaló que la normativa técnica reglamenta la prestación del servicio público del gas, y no el color de los cilindros. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del cual se procederá a interpretar únicamente los literales b) c) y h), por ser ocre ocre MATE PARLANTE MARA Maa ORLANTE MATE Certificado N* 350689.
Clase 39: Servicios de transporte, en espectal los servicios de transporte de gas combustible, gasoil, gasolina, carburantes, lubricantes, grasas industriales p >...> Proceso 232-1P-2016 procedente para el caso a resolver.3 De oficio, se llevará a cabo la interpretación del literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, para abordar el tema del registro de un color delimitado por la forma.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas. Registro de un color delimitado por la forma. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno GAS CAQUETA S.A. E.S.P. señaló que no corresponde conceder el registro como marca figurativa consistente en cilindros de gas de colores naranja y ocre, en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) c) h) (Y carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(.) consistan en un color aisladamente considerado, sín que se encuentre delimitado por una forma específica; Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo _134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para Su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos (..) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1.2 1.3. 1.5. Proceso 232-1P-2016 especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.5 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado..
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho Artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.”. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016 Ver interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015 2.2. 2.3. 2.5.
Proceso 232-1P-2016 servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad Dentro del proceso interno que motivó esta Interpretación Prejudicial, la sociedad UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. solicitó el registro de un signo figurativo, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.
En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Artículo 134 de la mencionada Decisión.8 En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.
Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica.? Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.
La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. 10 Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 2.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Proceso 132- IP-2012 Ibidem Proceso 09-1P-94. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 232-1P-2016 2.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas En el proceso se ha hecho referencia a que la marca figurativa de titularidad de UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.
El artículo 135 en su literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.?? Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases O envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.
Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:*2 a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) La función del producto o servicio de que se trate.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 141-IP-2016 del 13 de octubre de 2016 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 232-1P-2016 Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrian registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.13 El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común O necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. 1* Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
Registro de un color delimitado por la forma El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., señaló en sus argumentos, que la marca figurativa registrada, pretende proteger los colores de los cilindros de gas y no el objeto del mismo. La norma comunitaria, especificamente el literal e) del Artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
Contrario sensu, la Decisión 486 en su Artículo 135 literal h) prohibe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “( ) la prohibición contemplada en el literal h) del Articulo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia De manera referencial, ver Procesos 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-IP-2015 de 24 de abril de 2016.
Ibidem Proceso 232-1P-2016 de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarian con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.
Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serlan particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o linea de productos o a su envoltorio o envase ( ). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”.
(Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N* 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro). 4.4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma especifica. 4.5.
Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto.
Así, por ejemplo, los extintores son caracteristicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.1$ 4.6. En este sentido se deberá determinar si los colores que componen la marca FIGURATIVA objeto de análisis se encuentran debidamente delimitados por una forma y cumplen con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión. Er) los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2011-00401, la que deberá adoptarla al ¡emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
León y León, Gustavo. “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, tera Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 173. Proceso 232-1P-2016 Lal presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 232-1P-2016 |