QUES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 447-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Expediente interno Del Consultante: 08064-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos Involucrados: MITRE (mixto) / KAREN MITRE (mixto) Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El oficio 8064-2014-0/5ta SECA-CSJLI-PJ del 17 de agosto del 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08064- 2014-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 21 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Demandante: COFACO INDUSTRIES S.A.C. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA Proceso 447-¡P-2016 REPÚBLICA DEL PERÚ SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El INDECOPI interpuso Recurso de Apelación ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, en contra de la Sentencia signada con el número de Resolución siete, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, en virtud de la cual, se declaró fundada en parte la demanda interpuesta por COFACO INDUSTRIES S.A.C. y, en consecuencia, se declaró la nulidad de la Resolución 1253-2014/TPl- INDECOPI, expedida por el INDECOPI, que no aceptó el convenio de coexistencia entre el signo solicitado a registro MITRE (mixto)! para proteger productos de la Clase 18? de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca registrada KAREN MITRE (mixta)? la cual protege productos de la Clase 18*.

El INDECOPI argumentó que existe una evidente confusión entre los signos en conflicto, y la sola suscripción de un convenio de coexistencia no determina la concesión automática de un registro marcario, pues la Autoridad Administrativa deberá verificar si las acciones adoptadas por las partes intervinientes de dicho convenio resultan suficientes para evitar que los consumidores sean inducidos a error o confusión. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima en su sentencia manifestó que el INDECOPI no se había mitre Expediente 505241.7 Clase 18: Mochilas y mochilas escolares; billeteras; bolsas y bolsos de campamento, de deporte, de montañismo, de playa, para la compra, de rueda para la compra, de viaje; estuches para viaje, para artículos de locador y para llaves; portafolios y portafolios escolares, cuero y cuero de imitación; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas, bastones; fustas y artículos de guamecería. Dentro del trámite de registro el titular decide limitar la protección de los productos a: Mochilas y mochilas escolares; billeteras; bolsas y bolsos de campamento, de deporte, de montañismo, de playa, para la compra, de rueda para la compra, de viaje; estuches para viaje, para artículos de tocador y para llaves; portafolios y portafolios escolares. be yz Certificado 124143 Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guameceria.

Proceso 447-IP-2016 pronunciado legítimamente sobre el acuerdo de coexistencia de tal manera que ordenó que asi lo haga, en el sentido de evaluar si tal acuerdo afectaría o no al interés general de los consumidores. C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de Artículo 159 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, limitándolo al párrafo segundo del mencionado artículo.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acuerdos de coexistencia de marcas. 2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala Consultante. E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Acuerdos de coexistencia de marcas 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el acuerdo de coexistencia celebrado entre COFACO INDUSTRIES S.A.C. e INTERMARKET CORP S.A.C. permite o no la coexistencia entre el signo solicitado MITRE (mixto) y la marca KAREN MITRE (mixta), en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a “los acuerdos de coexistencia marcaría”, contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486. 1.2.

Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1 66, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Proceso 447-1P-2016 igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.? Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. ? La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancias o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos?: (i) la existencia en ta Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.? En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.* León y León, Gustavo.

"Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, tera Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391. Proceso 57-IP-2002, Proceso 318-1P-2015, de 25 de septiembre de 2015, caso “SCORPION” (denominativa)”. Proceso 50-IP-2001. de 31 de octubre de 2001, marca: “ALLEGRA”., Proceso 104-1P-2002 de 4 de diciembre de 2002, marca: “STARBUCKS”.

Proceso 447-1P-2016 1.8. En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaría, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”?!, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 1.9.

La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor. 1.10.

En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos MITRE (mixto) y KAREN MITRE (mixto) persiste el riesgo de confusión en el público consumidor, pese al acuerdo de coexistencia celebrado entre las partes. 2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala Consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un acuerdo de coexistencia de marcas? La respuesta a la consulta realizada por la Sala consultante, se encuentra desarrollada en el Punto 1.7. del Tema 1, Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Qué medidas deben adoptar las partes suscribientes de un acuerdo de coexistencia de marcas a fin de proteger el interés general de los consumidores? La respuesta a la consulta realizada por la Sala consultante, se encuentra desarrollada en los Puntos 1.2; 1.3; 1,4; 1,6; y, 1.8 del Tema 1, Apartado.

Proceso 50-1P-2001 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. Proceso 447-1P-2016 E de la presente Interpretación Prejudicial, sin perjuicio de que no exista riesgo de confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 08064-2014-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia cled A lar Guinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.