(AÑ ¡ Sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 510-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 11001319900120130597301 Referencia: Acción por infracción de marca Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C- 1706 del 29 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 03 de octubre del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de ta República de Colombia, solicitó interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literales a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el expediente interno 110013199001201305973 01; y, El Auto del 21 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: ORTHOBED S.A.S. Demandados: EDUARDO SOSA SANCHÉZ Proceso 510-IP-2016 INDUSTRIAS DORMILIFE DE COLOMBIA S.A.S. B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES ORTHOBED S.A.S. formuló ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, demanda por infracción marcaria en contra de INDUSTRIAS DORMILIFE DE COLOMBIA S.A.S y EDUARDO SOSA SANCHEZ, por haber incurrido en infracción por la utilización de las marcas Figurativas? y ORTHOBED (mixta)? de su propiedad, las que protegen productos de las Clases 20 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, quien solicitó además el registro como marca el signo DORMILIFE (mixta)?, para proteger productos de la Clase 20%.
Además, afirmó que la titularidad marcaria del signo DORMILIFE, recae sobre el conjunto marcario formado por la figura y la parte nominativa, la sociedad DORMILIFE S.A.S, actualmente está usando la parte figurativa, que corresponde al signo ORTHOBED. INDUSTRIAS DORMILIFE DE COLOMBIA SAS. / EDUARDO SOSA SANCHÉZ, señalaron que no ha incurrido en ninguna de las conductas infractoras de derecho marcario ya que no ha colocado ni utilizado aisladamente el elemento figurativo del signo idéntico o semejante, en ningún momento.
E Certificado 515664, para distinguir productos de la Clase 20. A Certificado 427084, para distinguir productos de la Clase 20. B de Certificado 470877, para distinguir productos de la Clase 10. ——) orthobed MIS Certificado 283941, para distinguir productos de la Clase 20. SDormilLife Expediente 14-18027. Clase 20: Muebles metálicos y muebles para camping, artículos de cama tales como: colchones, somieres, almohadas, espejos de inmobiliario o de tocador, marcos, productos no comprendidos en otras clases. 1.1.
Proceso 510-IP-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literales a) y d) $ de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
Comparación entre marcas mixtas y figurativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a INDUSTRIAS DORMILIFE DE COLOMBIA SAS., y EDUARDO SOSA SANCHÉZ, por parte de ORTHOBED S.A.S,, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;
O sobre los envases, envolturas, embalajes 0 acondicionamientos de tales productos; ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;. 3 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 510-1P-2016 idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Previamente a realizar el análisis de las normas citadas, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:£ a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.” Del comportamiento estipulado en el literal a) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca puede impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. 'er Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
Proceso 510-IP-2016 1.6. De conformidad con lo anotado, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, se deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente Interpretación Prejudicial. 1.7.
Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?.
A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.? c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente e Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. e Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” rlesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que AN realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * rilesgo de asociación es la posibilidad de que / consumidor que, aunque diferencie las marcas en confiicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación Económica”.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaida en el Proceso 70-IP-2008). 5 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. Proceso 510-1P-2016 iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.*0 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.!! Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.?2 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486, En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraria la infracción. Comparación entre marcas mixtas y figurativas En el presente caso, se presume que el signo infractor usa la parte figurativa de las marcas registradas, por lo que el Tribunal considera Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 101-1P-2013, del 22 de mayo de 2013.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. Proceso 510-IP-2016 necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto. ** Los signos mixtos se componen, por un lado, de un elemento denominativo representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto y, por otro, de uno figurativo o gráfico.
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.!* Al comparar una marca mixta con una figurativa, este Tribunal ha señalado que, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro**, (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 320-IP-2014 de fecha 3 de febrero de 2015. er Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015.
Proceso 510-1P-2016 (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.” 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente, a fin de determinar la infracción a los derechos de propiedad industrial de las marcas figurativas registradas.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001319900120130597301, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 7, pi Cecilia Luisa Ayllón Quinteros - Luis Rafael Vergara Quirjtero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Rámiro Gómez Apac MAGISTRAD( Proceso 510-IP-2016 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
A uis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.