(AÑ, (ja! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 201-1P-2017 Asunto: interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 0497-2015-0-1801-JR-CA-09 Referencia: Signos involucrados JULIO URRUTIA VIDAL, | AM INSURANCE (mixto) / VIDAL RE - CORREDORES DE REASEGUROS y VIDAL 8 VIDAL 8 VIDAL CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS (denominativas) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0497-2015-9-0/ 5 SECA-CSJLI-PJ, del 1 de junio de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 0497-2015-0-1801-JR-CA-09; y El Auto de 21 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES JULIO ANTONIO URRUTIA VIDAL Proceso 201-1P-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la Sentencia contenida en la Resolución N? 7, la cual declaró fundada la demanda de nulidad contra la Resolución 3784-2014/TPI-INDECOPI y ordenó la concesión del registro como marca del signo JULIO URRUTIA VIDAL, | AM INSURANCE (mixto)! para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza? solicitado por JULIO ANTONIO URRUTIA VIDAL.

La resolución impugnada negó el registro del signo JULIO URRUTIA VIDAL | AM INSURANCE y logotipo (mixto) por la existencia previa de las marcas registradas VIDAL RE-CORREDORES DE REASEGUROS (denominativa)? para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza* y VIDAL ¿ VIDAL CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS (denominativa)$, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación internacional de Nizaf, de titularidad de CARLOS MIGUEL VIDAL BUCKLEY.

En la demanda, JULIO ANTONIO URRUTIA señaló que el INDECOPI no ha tomado en cuenta que al solicitar la inscripción de la marca de servicio, el demandante está usando su nombre propio, lo que es una forma de ejercicio del derecho constitucional de identidad, a su vez expuso la inexistencia del riesgo de confusión entre signos que distinguen los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por la presencia de los elementos diferenciales “JULIO URRUTIA, | AM INSURANCE”, y el logotipo conformado por un dibujo de manos entrelazadas respecto de las marcas registradas.

Señaló que el uso del término VIDAL no genera confusión. En la sentencia apelada se señaló que, si bien los signos confrontados presentan en su conformación el término VIDAL, ello a priori no determina que entre los mismos exista un riesgo de confusión indirecta toda vez que dicho término no aparece como un término relevante en la impresión en conjunto del signo solicitado.

Asimismo, advirtió que en ambos signos el JULIO URRUTIA VIDAL pu DoUeCa Expediente 537867-2013/DSD. Clase 36: Servicios de asesoría y corretaje de seguros y reaseguros. Certificado No. 77822. Clase 36: Servicios de seguros. ertificado No. 77823. lase 36: servicios de seguros y reaseguros. Proceso 201-1P-2017 término VIDAL es uno de los apellidos de los titulares, y en el Perú es un apellido usual y común, por lo que la presencia de dicho termino no goza de un carácter distintivo elevado; el consumidor al momento de percibir visual y fonéticamente prestará mayor atención a los primeros términos distintivos y dominantes.

El INDECOPI en la apelación, argumentó que existe confusión indirecta de los signos en conflicto pues el público podría suponer que el signo solicitado es una variación de las marcas registradas, fundamentado por la identidad entre los servicios que distinguen los signos y el uso del término VIDAL, siendo el único elemento distintivo de las marcas registradas, a su vez señaló que el uso del nombre del solicitante como marca no está prohibido, únicamente restringido al análisis del registro de acuerdo con la legislación marcaria vigente a fin de que no se trasgreda derechos de propiedad industrial.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g)? de la norma citada para tratar el tema de términos de uso común en la conformación de marcas.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ¡5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) >w 1.4 1.2.

Proceso 201-1P-2017 cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos, ambos con elemento denominativo compuesto. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. Respuestas a las preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado JULIO URRUTIA VIDAL, 1 AM INSURANCE (mixto) y las marcas VIDAL RE - CORREDORES DE REASEGUROS (denominativa) y VIDAL 4 VIDAL 8 VIDAL CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS (denominativa), son confundibles o no, por lo cual, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 4 1.3. 1.4.

Proceso 201-1P-2017 consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:?0 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!! a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las Proceso 201-1P-2017 diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios??: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio _del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al nalizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en 'er Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 201-1P-2017 conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos, ambos con elemento denominativo compuesto Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado JULIO URRUTIA VIDAL, | AM INSURANCE (mixto) y los signos registrados VIDAL RE - CORREDORES DE REASEGUROS (denominativo) / VIDAL 8 VIDAL 8 VIDAL CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.1? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y ta naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!* Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, Ver Interpretaciones Prejudiciales 528-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de Proceso 201-1P-2017 puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?$ 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial,'$ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*$, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 15 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. lO Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

Ly Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que E DE ES min ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad P Y > Y, hoseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis.

RAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad ima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. lr oposición a lexema, moriema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de hgnificado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 (iii) (iv) (v) Proceso 201-1P-2017 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Como en el caso del signo solicitado se trata de signos compuestos se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?! (1 (ii) (iii) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del ntro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos ue se componen de dos o más palabras.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 2.7. 3. 3.1. 3.2. Proceso 201-1P-2017 consumidor. (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado JULIO URRUTIA VIDAL, | AM INSURANCE (mixto) y los marcas registradas VIDAL RE - CORREDORES DE REASEGUROS (denominativa) / VIDAL 8 VIDAL 8 VIDAL CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS (denominativa).

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios En el caso concreto, la solicitud de registro de la marca denominativa JULIO URRUTIA VIDAL, | AM INSURANCE está compuesta por el nombre del solicitante, que es el señor JULIO ANTONIO URRUTIA VIDAL, siendo por tanto pertinente, analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios.

Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos??: 3.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas.

Son perfectamente aplicables a los nombres comerciales. Ver la Interpretación Prejudicial de 28 de pctubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-1P-2014. 10 Proceso 201-1P-2017 3.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 3.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 3.3.

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo.23 En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 3.3.2.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso 0 reconocido. 3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

Un ejemplo de un nombre común de "uso común” es “Claudia”. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. 3.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.

Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. + AÁobre esto se puede ver hitp://www.wipo.intsme/es/faa/im fags a4.html. Documento S consultado el 11 de marzo de 2016. 11 Proceso 201-1P-2017 4. Respuestas a las preguntas de la consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

Criterios de análisis del riesgo de confusión cuando las marcas en cotejo tienen en común un elemento denominativo, constituido por el apellido de la persona que solicita la marca En relación con la pregunta formulada, en primera instancia se deberá revisar lo explicado en los Temas 1 y 3 del Acápite E de la presente providencia, respecto del riesgo de confusión y las marcas compuestas por nombres propios Por otra parte, respecto de las marcas conformadas por nombres y/o apellidos, la OMPI en términos generales ha señalado: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".

En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente'?" La Sala consultante además, deberá determinar si el nombre o apellido que hace parte del signo solicitado goza de prestigio o renombre que haga que el público lo identifique en el sector pertinente, en tal caso, dicho nombre u apellido podrá ser usado y registrado como marca únicamente por su titular, herederos o una persona autorizada expresamente para el efecto.

Caso contrario, sucede si el nombre u apellido es común y no goza de prestigio alguno, en tal supuesto cualquier persona podrá usar su propio nombre como parte de un signo, siempre y cuando sea distintivo y no cause riesgo de confusión o asociación. Reglas de cotejo en el caso de marcas débiles en los casos en los que el aspecto denominativo este conformado por un apellido especto al cotejo en el caso de marcas débiles, la Sala consultante AS /7 OMPI, http://www wipo.intísme/es/fag/tm_fags_q4.html 12 Proceso 201-1P-2017 deberá aplicar las reglas señaladas en el Tema 1 del Acápite E de la presente providencia, respecto del riesgo de confusión, teniendo en cuenta los supuestos señalados en el Tema 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 0497-2015-0-1801-JR-CA-09, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. / / b Cecilia Luisa Ayllón Quinteros “Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Ñ PA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO A acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la sente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 13 Proceso 201-1P-2017 == Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. h PROCESO 201-1P-2017 | 14