is TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 587-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador Expediente interno Del Consultante: 17811-2013-7730 Referencia: Signo involucrado “NUEVO SERVICIO BÁSICO” Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS En Oficio 8823-S-TDCA-No. 1-J.C.H.T de 09 de noviembre del 2016, recibido físicamente el 22 de los mismos mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de! Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-7730; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno TEVECABLE S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA Proceso 587-IP-2016 PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES TEVECABLE S.A. presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano de Quito, Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción, en contra de la resolución innumerada, emitida por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, por la cual ratificó la Resolución 48634 emitida por el Director de Marcas en el sentido de rechazar el registro del signo como marca “NUEVO SERVICIO BÁSICO", por ser genérico y descriptivo de los servicios que se pretende proteger en la Clase 42? de la Clasificación Internacional de Niza.
TEVECABLE S.A. manifestó que el signo “NUEVO SERVICIO BÁSICO" por si solo, no describe producto o servicio alguno, menos aún, aquellos comprendidos dentro de la Clase 42. Tanto la genericidad como la descriptividad de una denominación, debe ir en estrecha relación con los productos y servicios que se pretenden proteger con una solicitud para registro de una marca, y, por lo tanto, el signo solicitado es suficientemente distintivo y capaz de singularizar productos o servicios en el mercado.
El lEPI contestó la acción planteada negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 135 Literal b) por ser procedente.
No se interpretará el Artículo 136 literales a) y h) de la Comisión de la Comunidad Andina, por no estar en controversia la presunta vulneración al derecho de un tercero (prohibición relativa). No se desprende del expediente los servicios que pretende proteger la marca. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-) b) carezcan de distintividad;
( ) 1.2. Proceso 587-IP-2016 De oficio, se interpretará el Artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que en el proceso se discute la supuesta falta de distintividad del signo por ser genérico y descriptivo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo NUEVO SERVICIO BÁSICO, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
(..J La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico O técnico del producto o servicio de que se trate;
(-). Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 587-IP-2016 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas En el presente caso, se ha señalado que el signo solicitado a registro NUEVO SERVICIO BÁSICO sería descriptivo o genérico, respecto de los productos de la Clases 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la EA SA ye Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016. > JA liver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
Proceso 587-IP-2016 Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.” Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(JP Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.? >) De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. tbidem. Ibidem. 2.8 2.9. 2.10. Proceso 587-IP-2016 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.*0 En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos o genéricos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-7730, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La! presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y] Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara ¡Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ee Hernán R aero zemtrar— Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGISTRADO MAGISTRADO A yal Ibidem.
Proceso 587-1P-2016 De lacuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE A Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.