PROCESO 299-IP-2017 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 299-1P-2017 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 1647-2016-0-1801-JR-CA-25 Signos involucrados INTERSANITAS (denominativo) / SANITAS (denominativo), COLSANITAS PERÚ (denominativo y mixto), ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL (denominativo), FARMASANITAS Y LOGOTIPO (mixto) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 1647-2016-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 2 de agosto de 2017, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 1647-2016-0-1801-JR- CA-25; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a Proceso 299-1P-2017 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERU Tercero Interesado: TEVA PERÚ S.A. (ANTES CORPORACIÓN INFARMASA S.A.) SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A. (en adelante, ORGANIZACIÓN SANITAS) interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia que declaró infundada su demanda contencioso administrativa, por la cual, solicitó se declare nula la Resolución emitida por el INDECOP!, que rechazó su oposición y otorgó el registro del signo INTERSANITAS (denominativo) para proteger productos de la Clase 5! de la Clasificación Intemacional de Niza a favor de TEVA PERÚ S.A. (en adelante, TEVA).

La oposición se fundamentó en el registro previo en Perú de varias marcas que contienen la denominación SANITAS? para distinguir productos y servicios incluidos en las Clases 28, 35, 36, 42, 44 y 45 de la Clasificación Intemacional de Niza, así como también del registro de la marca mixta FARMASANITAS y logotipo en Colombia, que distingue productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.3 En la demanda además se argumentó que la solicitud de registro del signo INTERSANITAS estaría incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. SANITAS (denominativa), ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL — (denominativa) COLSANITAS PERU (denominativa y mixta).

So y COLSANIT. AS PERÚ COTE FTE 1121 CUT da No se ha podido recuperar la imagen de la página web de la oficina de Colombia. Proceso 299-1P-2017 El INDECOP! señaló que la ORGANIZACIÓN SANITAS no aportó medios probatorios que permitan concluir que TEVA solicitó el registro del signo INTERSANITAS a fin de consolidar un acto de competencia desleal.

Adicionalmente, indicó que los términos FARMA e INTER son partículas de uso frecuente en marcas que distinguen productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. TEVA afirmó que es titular de una familia de marcas, las cuales están inscritas en la Clase 5 y que contienen la denominación SANITAS, por lo que la nueva solicitud de registro es la ratificación de un derecho adquirido, razón por la que no existiría ningún argumento que permita incluir que TEVA actuó con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a la ORGANIZACIÓN SANITAS.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 137 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 258 y 259 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar el tema de la competencia desleal.

TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” 3 aa 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 299-1P-2017 Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. Familia de marcas. Preguntas de la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal Afirma la actora que el signo INTERSANITAS (denominativo) fue solicitado para consolidar un acto de competencia desleal, por lo que se analizará este tema.

Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 126-IP-2009 y 129- IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidoró, Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 419, de 17 de marzo de 1999. 4 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 299-1P-2017 proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de contusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.” En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.? 1.10,El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe 1.11. comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.? La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015.

Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 5 Proceso 299-1P-2017 *( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).”*" 1.12.Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:** 1.12.1.

Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1.12.2. Que el acto o la actividad sea indebido. 1.12.3. Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. 1.13.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.1? 1.14,En el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa: a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 1.15.Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el literal a) GACHARNÁ, María Consuelo.

“La Competencia Desleal”, Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. Ibidem. Proceso 299-1P-2017 previamente citado, gozan de las siguientes características!?: (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, De modo referencial, ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005. 7 Proceso 299-1P-2017 1.16.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )”*$ 1.17.La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 1.18.La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 1.19.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 1.20.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, 2.1. deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida!S, Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado INTERSANITAS (denominativo) y las marcas denominativas SANITAS, COLSANITAS PERÚ y ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-A1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010.

La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida. 2.2. 2.3. Proceso 299-1P-2017 pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. !* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:*? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?%, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta mortemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “martema”: Unidad mínima aistable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 9 d) Proceso 299-1P-2017. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En el presente caso, se advierte que algunos signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:?2 a) b) c) d) e) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 10 2.5. 2.6. 2.7. 3,1. 3.2.

Proceso 299-1P-2017 palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado INTERSANITAS (denominativo) y las marcas denominativas SANITAS, COLSANITAS PERÚ y ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado INTERSANITAS (denominativo) y las marcas FARMASANITAS y LOGOTIPO (mixta) y COLSANITAS PERÚ (mixta) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.% Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Proceso 299-1P-2017 cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.24 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?5 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,26 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contempladas en el punto 2.3.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado INTERSANITAS (denominativo) y las marcas FARMASANITAS y LOGOTIPO (mixta) y COLSANITAS PERU (mixta).

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas En el presente procedimiento se indicó que los términos INTER y FARMA Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. 12 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 4.6.

Proceso 299-1P-2017 son partículas de uso frecuente en marcas que distinguen productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, cabe mencionar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en generaf”. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes” 2 Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase, De contormidad con lo anterior, se deberá determinar si en la conformación de los signos confrontados se encuentra alguna partícula de uso común para distinguir productos farmacéuticos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérico.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características 27 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002, p. 191. Ver a modo referencial la interpretación Prejudicial de 3 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 182-1P-2013. 13 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 299-1P-2017 llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Familia de marcas De acuerdo a lo alegado por TEVA, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término SANITAS, por lo que se desarrollara dicho tema. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 22 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.90 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta 29 Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman ta familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.

La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 14 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 299-1P-2017 partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.** A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

Preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Si en el caso de autos, es aplicable el artículo 137 de la Decisión 486. Este Tribunal no se puede pronunciar directamente sobre el caso en concreto ya que está fuera de su alcance resolver el proceso interno. De ser así, la presentación de una solicitud de registro de marca podría considerarse como un indicio para perpetrar, facilitar o considerar actos de competencia desleal.

Para que la Sala consultante verifique si la conducta es o no un indicio para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, remitirse al Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. En esa misma línea, si fuera del caso, qué medios probatorios pueden tomarse en cuenta para demostrar que hubieron [sic] actos de competencia desleal.

Si bien la legislación comunitaria no enuncia los medios probatorios para catalogar un acto desleal, el juez deberá analizar si la demandada ha Ibidem. 15 Proceso 299-1P-2017 catalogar un acto desleal, el juez deberá analizar si la demandada ha intentado desviar a la clientela, ha realizado publicidad que denigre a su competidor, si ha utilizado falsas afirmaciones para que los clientes consideren que pertenecen a un mismo origen empresarial, entre otros, quien alega está llamado a probar sus fundamentos y por tanto acompañar los respaldos de los documentos, testimonios y en general las pruebas que permitan al juzgador verificar que se cometió la figura contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 1647-2016-0-1801-JR-CA-25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l | vv Cecilia Luísa Api ñ Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán Modrigo To Zambrano Hugo Rami ISTRADO MAGISTRADO 1 DE ¿Ne acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la N sente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 16 Proceso 299-1P-2017 afael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17