TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de junio de 2018 Proceso: 384-1P-2017 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00142-00 Referencia: Signo involucrado Tridimensional Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 2400 del 14 de septiembre de 2017, recibido el día 21 del mismo mes y año, vía correo electrónico, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial del artículo 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a tin de resolver el Proceso Interno 2012-00142-00; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: JAFER LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Proceso 384-IP-2017 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES JAFER LIMITED presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las Resoluciones Administrativas que denegaron la solicitud de registro como marca del signo Tridimensional*, para identificar productos de la Clase 3? de la Clasificación Internacional de Niza, por ser una forma usual.
El demandante afirmó que las resoluciones recurridas carecen de correcta motivación, debido a que el signo solicitado no consiste en una forma usual utilizada de manera exclusiva para los productos de los cuales pretende su protección, por el contrario, cuenta con suficiente distintividad tanto intrínseca como extrínseca. Afirma la actora que se han desacreditado y relegado los elementos distintivos adicionales con los que cuenta el signo solicitado, pues consiste en un diseño especial y novedoso que en su conjunto es registrable, por lo cual la Oficina de marcas en Perú concedió el registro de este signo. La SIC, por su parte, sostuvo que el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues se trata de trazos que representan un envase usual para contener productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, no puede pretender derechos exclusivos sobre el mismo.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del artículo 135 literal c) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Clase 3.- productos de perfumería, fragancias de uso personal, aguas de colonia, aguas de perfume, aguas de tocador, perfumes, aceites esenciales, mousses, geles, cremas, lociones, champúes y reacondicionadores para la limpieza, peinado, desenredado, coloración, pintado y cuidado del cabello, talcos para el cuerpo, jabones de tocador, desodorantes de uso personal, antitranspirantes, lociones, bálsamos, geles y cremas cosméticas para la hidratación y el cuidado de la pie, cosméticos, lociones cremas, geles y aceites bloqueadores, protectores y bronceadores de la piel expuesta a los rayos solares, maquillaje, esmaltes, barnices y lacas para el pintado, abrillantado, delineado, cuidado, fortalecimiento y secado de la uñas removedor de cutícula.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 384-1P-2017 Procede la interpretación de la norma solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional En el presente proceso, JAFER LIMITED solicitó el registro del signo Tridimensional señalando que el mismo es suficientemente distintivo; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.* En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.S Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.f£ “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) £) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(y Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 384-1P-2017 Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales En el proceso se ha hecho referencia a que el signo Tridimensional solicitado por JAFER LIMITED fue denegado por consistir en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es pertinente tratar la causal de irregistrabilidad estipulada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-.) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;
(y La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.? Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.
En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.? Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.
Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 10. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
Proceso 384-1P-2017 forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:*0 a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) La función del producto o servicio de que se trate. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. !! El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.*? Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017. De manera referencial, ver Procesos 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-1P-2015 de 24 de abril de 2016.
Ibidem. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 384-1P-2017 encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Tomando en cuenta que JAFER LIMITED ha alegado que la solicitud de registro ha sido concedida en Perú, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones*?, Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 384-1P-2017 marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros?*, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?*, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado?£, Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado!”. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares*?, De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007.
Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015. Ibidem. Ibidem. Proceso 384-1P-2017 3.10.No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos'*, 3.11.En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00142-00 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia”Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ! Eu Ibidem, Proceso 384-1P-2017 Hugo Ramiro Góme: MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. is Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría Genera! de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.