TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de junio de 2018 Proceso: 43-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-238236 Referencia: Signo involucrado SYSMARK (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-055 del 8 de febrero de 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita interpretación Prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-238236, y;
El Auto de 5 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno Demandante: SISTEMAS DE INFORMACIÓN MARCARIA- SYSMARK S.A.S. Demandada: LUCÍA MARJORIE TORRES USSA 1.1. Proceso 43-1P-2017 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión del expediente se desprende que el hecho controvertido en el proceso intemo se centra en: 1. El presunto hecho infractor por el uso no autorizado de la marca SYSMARK (mixta) por parte de la demandada.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de la norma solicitada, toda vez que del caso no se desprende que exista una controversia respecto de la infracción de una marca notoria.
De oficio se interpretará el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, a efectos de explicar lo relativo a la infracción de una marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
Respuesta a la pregunta del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a LUCÍA MARJORIE TORRES USSA por parte de SISTEMAS DE INFORMACIÓN MARCAS - SYSMARK S.A.S, resulta necesario analizar lo establecido en Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (y 1.2. 1.3. Proceso 43-1P-2017 el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (y Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.3 Del comportamiento estipulado en el literal d) del Artículo 155 antes Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.5. Proceso 43-1P-2017 mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la_marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.
A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero mo consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.5 c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el * riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). 4 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 43-1P-2017 identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.f Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.” Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.? De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Respuesta a la pregunta del consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por el consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Ver Interpretación Prejudicia! recaída en el Proceso 101-1P-2013, del 22 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015. Proceso 43-1P-2017 2.1. ¿Opera el rompimiento del principio de especialidad de las marcas al dar aplicación al literal d), e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000? Para dar respuesta a la pregunta, el consultante deberá remitirse a lo explicado en el punto 1.4 del Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial, respecto del comportamiento estipulado en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se explica, inclusive, lo relativo a una protección más allá del principio de especialidad.
Sobre los literales e) y f), que se centran en la protección al titular de una marca notoria, el Artículo 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece como uso de un signo en el comercio, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
El uso con fines no comerciales, de una marca notoriamente conocida, establecido en el literal ft), no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. Asimismo, cabe señalar que el “uso con fines no comerciales” de un signo debe entenderse cuando aquél no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica?.
Haciendo énfasis en que la norma andina no hace referencia sobre qué productos o servicios puede realizarse la actividad establecida en este literal. Respecto al principio de especialidad en relación a la marca notoria, se debe tener en consideración que ésta rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente! Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016.
La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). 6 Proceso 43-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2015-238236, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Hd gr Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE __ Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación pe y¿rejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación ¡foja Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. CESO 43-1P-2017 |