TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de junio de 2018 Proceso: 65-1IP-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: 7557-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signo involucrado SEMANARIO VISTA PREVIA LA VERDAD PARA PENSAR DIFERENTE y logo (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 7557-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de 1 de marzo de 2017, recibido el 2 de marzo de 2017 vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 7557- 2014-0-1801-JR-CA-24, El Auto de 5 de agosto de 2016 mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso interno y eleva consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se lleve a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y;

DE JSSREl Auto de 21 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a >Rkémite la presente Interpretación Prejudicial. Proceso 65-1P-2017 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: JORGE EDUARDO TURPO RIVAS Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI — DE LA REPÚBLICA DEL PERU B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el consultante, se desprende que los asuntos controvertidos en el proceso interno son: 1.

La procedencia de la acción de nulidad cuando el registro de la marca se hubiera efectuado de mala fe. 2. La legitimidad del demandante para solicitar la nulidad del registro de la marca SEMANARIO VISTAPREVIA LA VERDAD PARA PENSAR DIFERENTE y logo (mixto). C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser procedente?.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.— “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para << los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” AM 24 y, El oficio 7557-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal 511 a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, visto el auto del 5 de ¡agosto de 2016, mediante el cual suspende el proceso interno y se eleva consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se constata que la norma objeto de interpretación es el Artículo 172 de la norma citada. 1.1. 1.2.

Proceso 65-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa. Respuestas a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe JORGE EDUARDO TURPO RIVAS solicitó la nulidad de la marca SEMANARIO VISTAPREVIA LA VERDAD PARA PENSAR DIFERENTE y logo (mixta), por mala fe en la solicitud del registro.

Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a fos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” 1.3.La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de 1.4. la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.

(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.3. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también Véase, de modo referencial, Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.

Proceso 65-1P-2017 cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.* 1.6.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.5 1.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.$ 1.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad.

El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.? 1.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.? 1.10.La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.? 1.11.De otro lado, el aprovechamiento injusto del estuerzo empresarial ajeno 4 Ibidem.

E Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Véase, de modo referencial, el Proceso 67-iP-2015 del 13 de mayo de 2015. Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Proceso 65-1P-2017 puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado.

En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.*% 1.12. El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo, *' 1.13.Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.!*? 1.14. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de 2.1. la marca SEMANARIO VISTAPREVIA LA VERDAD PARA PENSAR DIFERENTE y logo (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa El INDECOPI en su contestación a la demanda, así como en la apelación de la sentencia, ha señalado que el accionante no cuenta con un derecho oponible que pueda hacer valer frente al titular de la marca, esto en virtud de que en el proceso administrativo se determinó que existe un registro previo a la solicitud de nulidad, perteneciente a un tercero ajeno al Proceso 65-IP-2017 proceso*?.

La sentencia apelada, por su parte señala que la legitimidad para solicitar la nulidad del registro de una marca, ya sea que se trate de nulidad absoluta o relativa, la tiene cualquier persona, por lo que no resulta exigible acreditar un legítimo interés. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto. 2.2. El artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso nos encontramos frente a una causa! de nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de a la presunción de la obtención de registro por mala fe. 2.3.

El mismo artículo en su primer párrafo dispone que la autoridad nacional competente decretará a oficio o a solicitud _de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 2.4. Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo. 3.

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las mormas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

Requisitos que legitiman a “cualquier persona” para solicitar la nulidad de una marca por contravenir el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe Como se explica en el Tema 2 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial, la norma andina no prevé requisito taxativo alguno para la interposición de una acción de nulidad absoluta o relativa. 3.2.

¿Cuándo el Artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad de la inscripción de una marca cuando se haya realizado en contravención del Artículo 136 o por mala fe ¿esta solicitud requiere que el tercero solicitante de la nulidad ostente un derecho marcario oponible al titular de la marca cuya nulidad se Pretende? steban Magallanes, tercero titular del registro de la marca VISTAPREVIA para identificar Je de la Clase 16.

Proceso 65-1P-2017 Para dar respuesta a la pregunta se deberá tener en consideración que el párrafo segundo del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que cualquier persona puede solicitar la nulidad relativa de un registro marcario, tal como se señala a continuación: La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (subrayado es propio) Por su parte el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (subrayado es propio) La doctrina respecto a la nulidad relativa precisa, al igual que la norma andina, que las causales señaladas en el Artículo 136 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el marco del ejercicio de una acción de nulidad, apunta especificamente a la afectación de derechos de terceras personas, tal como se puede observar a continuación: * ( ) el caso de la nulidad relativa, la cual apunta a proteger los intereses de terceros que pudieran haber sido afectados con el registro de la marca y, por ello, se hace expresa referencia a aquellas marcas que se hubieren concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, que trata de las causales que hacen una marca relativamente irregistrable.

Se trata de aquellas que, en la doctrina, se clasifican como prohibiciones relativas de registro originadas fundamentalmente por causas extrínsecas al propio signo y que apuntan a la afectación de derechos de terceras personas. (. A su vez, este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 65-1P-2015, sobre la legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa indicó: “Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo.

“ En virtud de los explicado se concluye que cualquier persona puede solicitar la nulidad relativa de un registro marcario por contravención de lo regulado en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad LEON Y LEON DURAN, Gustavo Arturo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina, Análisis y Comentarios. Editorial Thomson Reuters.

PP. 523, 2015, Lima Penú. Proceso 65-1P-2017 Andina, siempre y cuando se acredite la violación del derecho de un tercero. A su vez, la nulidad relativa de una marca puede proceder en el caso de los registros obtenidos de mala fe, según lo regulado en el párrafo segundo del Artículo 172 señalado anteriormente; así por ejemplo la concesión de una marca cuyo registro se obtuvo con indicios razonables que permitan inferir que la solicitud del signo distintivo se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, puede ser anulada por mala fe siempre y cuando la misma sea acreditada.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 7557-2014-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / / < gr _ Cecilia Lia Ayllón Quinteros CO Luis Rafaél Vergara Quintero MAGISTRADO MAGISTRADA Proceso 65-1P-2017 Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 65-IP-2017 |