TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de junio de 2018 Proceso: 581-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00518-00 Referencia: Signo involucrado MAC POLLO EXPRES (mixto) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS: El Oficio 4958 del 8 de noviembre de 2016, recibido mediante correo electrónico el 15 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literales a) y b), 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 2010-00518-00; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A. b) c) Proceso 581-1P-2016 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Terceros interesados: McDonald's International Property Company Limited Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: Si se debe conceder derechos exclusivos sobre la expresión MAC contenida en el signo solicitado como marca MAC POLLO EXPRESS (mixto).
Determinar si las partículas MC/MAC son de uso común. Si el signo solicitado a registro sería una variante de la familia de marcas propiedad de AVIDESA MAC POLLO S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literales a) y b), 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales no se interpretarán, por no encontrarse en discusión los derechos conferidos por el registro marcario y la confusión entre signos. Se interpretará de oficio el Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto en la controversia se discute si la partícula parte del signo solicitado es de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Palabras de uso común en la conformación de marcas.
Familia de marcas. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( ) 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 581-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Palabras de uso común en la conformación de marcas En el presente caso la SIC sostiene que MC y MAC son expresiones de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(y En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.? En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.
Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.3 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 71. 1.8. 1.9. Proceso 581-IP-2016 exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.* No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.$ La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 1.10.Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso 1.11. común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 1.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 581-IP-2016 Familia de marcas De acuerdo a lo alegado por la demandante, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término MAC, por lo que se desarrollara dicho tema. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. $ En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.” El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.
La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Proceso 581-IP-2016 impresión de que tienen un origen común.? 2.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00518-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. nl 1 AN Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ) Hernán ll rzc Hugo Ral MAGISTRADO MAGISTRADO | Vergara Quintero MAGISTRADO fbidem. Proceso 581-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | ¿FT ER Luis Rafael Vergara Quintero Gustavg/García;Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.