TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso: 382-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00360 Referencia: Signo involucrado APACHE (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 2935, de 30 de junio de 2016 recibido vía correo electrónico el 1 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 titera! b), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2011-00360; y El Auto de 11 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. —- PROTABACO S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Proceso 382-IP-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. (en adelante, PROTABACO) presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en contra de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), que denegaron la oposición! planteada y concedieron el registro como marca del signo APACHE (denominativo)? solicitado por COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. (COLTABACOY para distinguir productos de la Clase 34% de la Clasificación Internacional de Niza.
PROTABACO indicó que las resoluciones impugnadas son nulas, en virtud, que no consideraron que su oposición se fundamentó en las solicitudes previas de los signos APACHE (mixto)? presentadas para identificar productos de la Clase 34* de la Clasificación Internacional de Niza; las cuales eran anteriores a la solicitud de cancelación de marca presentada por COLTABACO” en contra de la marca APACHE (denominativa).
Asimismo, recalcó que COLTABACO obtuvo el registro de la marca con la intención de perpetrar de un acto de competencia Las Resoluciones impugnadas denegaron la oposición presentada por PROTABACO, toda vez que se consideró que el signo APACHE (denominativo) solicitado por COLTABACO estaba soportado en el derecho preferente que ostentaba dicha compañía al haber cancelado el registro de la marca APACHE (denominativa) propiedad del oponente.
Expediente 08-100780. El registro del signo fue solicitado en fecha 23 de septiembre de 2008, invocando el derecho preferente adquirido por la cancelación de la marca APACHE (denominativa) propiedad de PROTABACO. Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. Expediente Expediente 06-125271 07-117701 Fecha de Fecha de solicitud: solicitud: 14-12-2006 7-11-2007 Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
La cancelación de la marca APACHE (denominativa) fue solicitada por COLTABACO el 8 de mayo de 2007, y fue cancelada a través de Resolución 002882 de fecha 31 de enero de 2008. Proceso 382-1P-2016 desleal. La SIC alegó que, aunque las solicitudes marcarias realizadas por el demandante son anteriores a la cancelación de marca solicitada por COLTABACO no pueden considerarse como antecedentes de un mejor derecho en el tiempo, debido a que se estaría vulnerando el ejercicio del derecho de preferencia alegado en el proceso interno, el cual no puede ser obstaculizado por quien ostentó la titularidad de una marca cancelada.
Sobre la alegación acerca de la supuesta intención de COLTABACO de registrar la marca para perpetrar un acto de competencia desleal, indicó que no fue probada por parte de PROTABACO. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente procede la interpretación del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para desarrollar el tema de la solicitud de un registro marcario para perpetrar un acto de competencia desleal. No se interpretarán los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud, que en el proceso interno no se discute la distintividad del signo solicitado, ni la irregistrabilidad del signo por ser idéntico o similar a una marca anteriormente solicitada a registro o registrada.
De oficio, se interpretará el artículo 168 de la misma normativa? a fin de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) b) carezcan de distintividad; (..) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — 1.1. 1.2.
Proceso 382-1P-2016 abordar el tema referente al derecho de preferencia derivado de un proceso de cancelación de marcas, por ser el tema relacionado con la controversia central. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación Como la controversia central en el presente asunto gira en torno a determinar qué derecho tendría prelación, si aquél originado en la acción de cancelación de la marca APACHE (denominativa) solicitada el 8 de mayo de 2007 por COLTABACO, o aquél derivado de la solicitud de registro presentada por PROTABACO con anterioridad a la solicitud de cancelación en fecha 14 de diciembre de 2006, el Tribunal a fin de realizar la interpretación pertinente, debe partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486, que de manera textual establece lo siguiente: “La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro.
Dicho derecho podrá invocarse_a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa” (Subrayado agregado) Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes.
La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable lendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.
(..) 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 382-1P-2016 presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación Únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación?0, En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal!!, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento?? Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual “primero en el tiempo mejor en el derecho” (“Prior in tempore, potior in iure”.
En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.
Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca1?, A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un 3“ METKE MÉNDEZ, Ricardo.
El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Estudios Socio-Jurídicos, julio- diciembre de 2007, Bogotá, p. 102. En: http://www.scieto.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf. (Consultada: 8 de mayo de 2017). MARÍN RUALES, Germán. Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario. En: Revista La Propiedad Inmaterial, pp. 131-132.
En: file:///C:/Users/TICAUSER1/Downloads/Dialnet- AccionesDeCancelacionEnElDerechoComunitario-3986107.pdf. (Consultada: 8 de mayo de 2017). Ibidem. A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si ta solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 382-1P-2016 derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación*, En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente.
En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal Dado que en el presente caso la demandante manifestó que el signo APACHE (denominativo) fue solicitado con la intención de consolidar un acto de competencia desleal se procederá a analizar este tema.
El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.
Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor!5, Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 286-1P-2015 del 2 de marzo de 2016.
Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 419, de 17 de marzo de 1999. Proceso 382-1P-2016 productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. 2.5.
El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiensia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores.
Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. 2.6. Loilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 2.7.
De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. 2.8.
De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. *$ proa 2 SN % bar De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de Xx e agosto de 2015.
E SECRETARIA,) %, z y Nor > 7 Proceso 382-1P-2016 2.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” 2.10. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. $ 2.11.
La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).”*? 2.12.Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:?0 2.12.1.
Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.12.2. Que el acto o la actividad sea indebido. 2.12.3. Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. 2.13.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal.
Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo. “La Competencia Desleal”. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. Proceso 382-1P-2016 propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.? 2.14.En el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 2.15.Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características??: (1 (ii) (ii) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si Ibidem. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, Proceso 382-1P-2016 no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, oO pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)".2 2.16.El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )'?4 2.17.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 2.18.La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 2.19.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005.
Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, 10 Proceso 382-1P-2016 vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 2.20.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso intemo 2011-00360, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrato tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. mo Cecilia búisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 11 Proceso 382-1P-2016 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario (E).
Luis Rafael Vergara Quintero Leda AlmeidA ds eS PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 382-1P-2016 | 12