TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso: 446-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno Del Consultante: 08001-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Nulidad de la marca “VENEZIA STAINLESS STEEL logotipo” Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 8001-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ del 17 agosto del 2016, recibido mediante correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08001- 2013-0-1801-JR-CA-24.
El Auto del 21 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO y DE y7 S D xx pa O, 7 fé sec ha) RET. SS A Proceso 446-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI Tercero Interesado: DEQUIVAL S.A. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido, en el ámbito de las normas comunitarias a interpretarse, es el siguiente: Si el registro de la marca VENEZIA STAINLESS STEEL logotipo, podría haber sido registrada de mala fe.
NORMA A INTERPRETAR La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, mismo que se interpretará por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala te. Preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. 1.1.
DEQUIVAL S.A.C. solicitó la nulidad de la marca VENEZIA STAINLESS STEEL logotipo, por haber sigo presuntamente registrada de mala fe; en IS Se IDAD ES, S Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 2 Proceso 446-1P-2016 consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 1.2.
El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - — La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.3.
Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 1.4. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro. 1.5.
Es importante tener en cuenta el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” 1.6. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrato del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: () El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486, 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 446-1P-2016 (ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.? El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.? Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición lega! o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.* 1.10.Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que 1.11 se desprenden del principio de la buena fe.
Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.S «Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.S Véase, de mado referencial, Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.
Ibidem. Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. Proceso 446-1P-2016 1.12.La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.” 1.13.
La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.!? 1.14.De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.? 1.15.El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.10 1.16.Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.
Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.*! 7 Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015.
Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Ibidem. Ibidem. Proceso 446-1P-2016 1.17.De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca VENEZIA STAINLESS STEEL logotipo, incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. 2.
Preguntas de la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.
¿Qué hechos servirían como indicios o pruebas para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe? La respuesta a la pregunta formulada se encuentra desarrollada en los numerales 1.15 y 1.16 del Tema 1, del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 2.2. ¿Se acredita la mala fe en el registro si un signo que accede a él tiene en su conformación un elemento denominativo idéntico (VENEZIA STAINLESS STEEL y logo) al que contiene una marca (VENEZIA) extranjera que viene siendo importada y comercializada por otros competidores en el mercado con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito, para los mismos productos (cuchillos) pero sin contar con el correspondiente registro? La respuesta a la pregunta formulada se encuentra desarrollada en el Tema 1, del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 2.3.
En el contexto de las preguntas anteriores: ¿Existe mala fe en el registro de un signo (VENEZIA STAINLESS STEEL y logo) cuyo elemento denominativo (VENEZIA) formó parte de una marca (IL MORO DI VENEZIA) que caducó por falta de renovación? La autoridad nacional competente deberá determinar, con los elementos probatorios aportados en el proceso interno la existencia de mala te en el caso en concreto.
Sin embargo, el utilizar un elemento denominativo que formó parte de una marca caducada, en una solicitud de registro, por sí mismo no constituye un acto de mala fe. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja A DES consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 08001-2013-0-1801-JR-CA-24, la Proceso 446-1P-2016 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA pod ES7 Hernán Rod omero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac STRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E).
Luis Rafael Vergara Quintero ZA sellos T PRESIDENTE SECRETARIO (E) 2 Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación 7 la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.