TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2018 Proceso: 567-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-15123 Referencia: Solicitud de patente "HETEROCICLOS BICÍCLICOS DISUSTITUIDOS SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS” Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 8672-2016-S-TDCA-DQ del 27 de octubre del 2016, recibido físicamente el 09 de noviembre del mismo año, mediante el cual Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-15123; y, El Auto del 17 de noviembre del 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: BOEHRIGER INGELHEIM PHARMA GMBH 8, CO. KG. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD 1.1. Proceso 567-1P-2016 INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso intemo, este Tribunal considera que el asunto controvertido es el siguiente: a) Determinar si la patente denominada “HETEROCICLOS BICÍCLICOS DISUSTITUIDOS SU PREPARACION Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS”, cumple o no con el requisito de nivel inventivo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante ha solicitado Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344? de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales se interpretarán por ser procedentes con excepción del Artículo 2 por no ser parte de la controversia la falta de novedad de la solicitud de patente.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. El nivel inventivo y el estado de la técnica. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, el IEP! consideró que la patente de invención solicitada por BOEHRIGER INGELHEIM PHARMA GMBH 8 CO.

KG., no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 1 de la Decisión 344, que establece: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ní se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 2 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. Proceso 567-IP-2016 invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?.

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El nivel inventivo y el estado de la técnica Teniendo en cuenta que la solicitud de patente denominada HETEROCICLOS BICÍCLICOS DISUSTITUIDOS SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS, presentada por BOEHRIGER INGELHEIM PHARMA GMBH 8 CO.

KG. fue denegada por carecer de nivel inventivo, corresponde analizar el presente tema. En relación con el requisito de nivel inventivo, el Artículo 4 de la Decisión La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experta medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016). 3 a 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 567-1P-2016 344 establece lo siguiente: “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regia técnica.3 A efectos de examinar el nivel inventivo, este se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por el solicitante de la patente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-15123, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. » E UNIDA o 99) y) Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015. ==” Proceso 567-1P-2016 | Ar Cecilia Luisa nora Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD Hernán R mbrano” Hugo Ramiro Gómez Apac ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario (E).

Luis Rafael Vergara Quintero Eduardo Almeida Jaramillo PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Y