(AÑ d 50) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de septiembre de 2018 Proceso: 484-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 2013-00610-00 Referencia: Patente: CAUCHO DESVULCANIZADO Y METODOS Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El oficio 4189 del 16 de septiembre del 2016, recibido via correo electrónico el 19 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00610-00; y, El Auto del 21 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LIQUEFIED FOSSIL FUELS CORPORATION SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y Proceso 484-1P-2016 COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: i. La novedad en la patente de invención CAUCHO DESVULCANIZADO Y METODOS, respecto de las reivindicaciones 1la21. ii.
Las reivindicaciones y su incidencia en el análisis de patentabilidad. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicia! de los Artículos 16 y 30 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se interpretarán por ser procedentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La novedad. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad.
El requisito de claridad y concisión. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.
Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la matería que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.
Una reivindicación será dependiente cuando defina la matería que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más Rivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple, 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 484-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La novedad En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema.
El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización O cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40.” Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”? Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.
REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot, 1997. Pág. 150. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 484-IP-2016 o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.
(negritas fuera de texto). Según to establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida?.
Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del inventoS, En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”, Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486.
En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención”.
Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-1P-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004).
Proceso 9-1P-2014. lbidem. SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 0ceso 9-1P-2014. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 484-1P-2016 Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión En el presente proceso, la SIC señaló que las reivindicaciones de la solicitud del privilegio de la patente no cumplen con el requisito de claridad conforme al Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que el método de desvulcanización del caucho descrito en la solicitud de patente no fue definido correctamente.
En tal virtud es pertinente analizar este tema. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.
Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.5 Debemos entender a las reivindicaciones como las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto “( )Jdeben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el limite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada'.? Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad fisica confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( ), en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 484-IP-2016 reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 10 La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una caracteristica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término". *? Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigiedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicació individualmente considerada, así como al conjunto de todas". 10 SALVADOR, Jovani, Carmen.
“EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, spaña Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad industrial e Intelectual S.L., 2004. Pág. 48. Proceso 484-IP-2016 2.10. Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática.
La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00610-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. le Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADO Proceso 484-¡P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria (a.i.). _— is Rafael Vergara Quintero Ka PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.