(AÑ Usa) UA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de setiembre de 2018 Proceso: 205-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del consultante: 11013199001201441890 02 Referencia: Patente de invención EQUIPO AUTÓNOMO DE DOSIFICACIÓN Y/O MEZCLADO CON MATERIAL LIGANTE Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio C-0838 del 30 de abril de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 de mayo de 2018, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11013199001201441890 02; y El Auto del 16 de julio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno <> N: Gagcrete S.A.S Nemandados: Cemex Colombia S.A. Domat S.A.S Proceso 205-1P-2018 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) considera que el tema controvertido consiste en diferenciar los supuestos a los que se aplica los términos de prescripción de 2 y 5 años contemplados en el Articulo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Teniendo en consideración lo que es materia de controversia en el proceso interno y las preguntas formuladas por la Sala consultante, corresponde interpretar únicamente el Articulo 244 de la Decisión 486.2? SOLICITUD DE INFORME ORAL El 12 de julio de 2018, Cemex Colombia S.A. solicitó informe oral en aplicación de lo establecido en el Artículo 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales, aprobado por el TJCA mediante Acuerdo 08/2017, modificado por Acuerdo 04/2018 publicado el 14 de mayo de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Sobre el particular, el TJCA considera innecesaria la realización de un informe oral pues lo que será materia de interpretación prejudicial en el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesaño el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” No procede la interpretación del Artículo 238 de la Decisión 486 debido a que no es parte de la controversia el derecho con el que cuenta el titular de una patente para interponer demanda por infracción de derechos.

Lo que está en discusión es el cómputo del plazo de prescripción aplicable dicha acción por infracción. 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 205-1P-2018 presente caso, el Articulo 244 de la Decisión 486, ha sido ampliamente explicado en los Procesos 90-IP-2016 del 9 de marzo de 20173, 471-A1P- 2016 del 11 de mayo de 2018*, 608-1P-2016 del 14 de junio de 20185, 142-1P-2017 del 16 de julio de 2018% y 265-IP-2017 del 16 de julio de 2018".

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial El Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídicaó, a saber: Publicada el 21 de abril de 2017 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2994, Publicada el 20 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3319.

Publicada el 23 de julio de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3350. Publicada el 23 de agosto de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3359. Publicada el 24 de agosto de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3360. Al respecto, se sugiere revisar. BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho € Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho £ Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 205-1P-2018 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

Las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente O compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente O compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar O demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.

En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 205-1P-2018 - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerio. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.10.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta 1.11 constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. 2.1. 2.2. Proceso 205-1P-2018 Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada es necesario precisar que el TJCA no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, sino que que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Tampoco calificará los hechos materia del proceso. ¿El artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 distingue el término de prescripción entre una infracción de derechos de propiedad industrial que se agota en el momento y varios de ellos que persisten en el tiempo? La pregunta se responde con lo explicado en la presente Interpretación Prejudicial.

¿En qué supuestos se aplica el término de prescripción de 2 años y en cuáles el de 5 años, previstos en el articulo 244 de la Decisión 4867? La pregunta se responde con lo explicado en la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11013199001201441890 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Proceso 205-1P-2018 _—y Hernán R om mbrano * Hugo Ramiro Gómez Apac Al ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.