(EN, Qu TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de setiembre de 2018 Proceso: 38-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: 2059-2015-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signo involucrado IMS HEALTH (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2059-2015-S-5*-SECA-CSJLI-PJ del 15 de enero de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 de enero de 2018, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicitó interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2059-2015-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 15 de marzo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: IMS Software Services Ltd. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la NnN> 1.1. 1.2. Proceso 38-1P-2018 Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República de Perú ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si el término IMS cuyas siglas en inglés significarian IP Multimedia Subsystem o Subsistema Multimedia para IP, como parte del signo IMS HEALTH (denominativo), solicitado a registro por la demandante, resultaría descriptivo, al hacer referencia a una característica de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, el cual procede por ser pertinente.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, la demandante señaló que el signo IMS HEALTH (denominativo) solicitado como marca no es descriptivo respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir.
En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias refendas a esos productos o servicios; 1.3. 14. 1.5. 1.6.
Proceso 38-1P-2018 aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concemiente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.? El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(y Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conílicto.* Como se ha señalado anteriormente, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015, De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de Proceso 38-1P-2018 1.7.
El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 1.8.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 2.1.
En atención a que el término IMS cuyas siglas en inglés significarian IP Multimedia Subsystem o Subsistema Multimedia para IP, como parte del signo IMS HEALTH (denominativo), resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 2.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 2.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras o el significado de las siglas en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 2.4.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 2.5.
Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el Ze DE ES elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en S A A y momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano a ando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma Proceso 38-1P-2018 2.6.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras o siglas —cuyo significado- estén en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras o el significado de las siglas.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 2.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra o siglas cuyo significado en idioma extranjero es de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas, de uso común o genéricas de los productos precitados. 3.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.
¿Qué criterios deben emplearse para determinar el carácter descriptivo de un signo respecto de un producto o servicio? Para dar respuesta a la presente interrogante la Sala consultante puede remitirse al Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 3.2. ¿Un signo conformado por siglas que hacen referencia a una denominación en idioma extranjero, podría considerarse como descriptivo de los productos que distinguen, en qué casos? La normativa andina no establece criterios para determinar si un signo en idioma extranjero es descriptivo en relación a los productos de la Clase que pretende distinguir.
No obstante ello, tal como se desarrolló en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, el registrador para verificar si el signo conformado por una denominación o siglas cuyo significado se encuentra en idioma extranjero es descriptivo -. deberá tomar en consideración, entre otros criterios, los siguientes: 3.3. Proceso 38-1P-2018 - Si la palabra o el significado de las siglas en idioma extranjero es conocido y comprendido por el consumidor medio destinatario de los productos y/o servicios que se pretende distinguir. - Si la palabra o el significado de las siglas en idioma extranjero hace relación directa e inmediata_a alguna característica obvia del producto o servicio que se pretende distinguir.
En otras palabras, un signo no será descriptivo si no hace una relación directa e inmediata de alguna característica del producto o servicio que busca distinguir. - Si la palabra o el significado de las siglas en idioma extranjero es utilizada por la generalidad de agentes del mercado para describir una característica del producto o servicio que se pretende distinguir; es decir, el uso que tenga dicha palabra o palabras en idioma extranjero en el comercio del sector pertinente.
Por ejemplo el signo Coffee Shop para distinguir un servicio de cafetería. Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes mencionados, la autoridad competente, si lo estima pertinente, podrá realizar encuestas con la finalidad de determinar si una o determinadas palabras en idioma extranjero es o son conocidas por el público consumidor del producto o servicio de que se trate.
Cabe señalar que para establecer el carácter distintivo de un signo que posee en su conformación algún elemento descriptivo, el registrador deberá excluir del análisis de registrabilidad dicho elemento. Cuándo un signo distingue productos especializados, ¿qué criterios se deben emplear para evaluar la percepción del consumidor al que va dirigido? Al realizar la comparación entre los signos en conflicto es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: () Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que Proceso 38-I1P-2018 diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas, (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2059-2015-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Proceso 38-1P-2018 AA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.