TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de septiembre de 2018 Proceso: 222-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 122-2013-0-1801-JR-CA-10 Referencia: Patente: “Procesamiento de gases de hidrocarburos” Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 0122-2013-0/5'*SECA-CSJLI-PJ del 07 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico el 07 de junio de 2017, mediante cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 122- 2013-0-1801-JR-CA-10, y;

Ei Auto de 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: ORTLOFF ENGINEERS, LTD. Proceso 222-1P-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — —INDECOP+ REPUBLICA DEL PERU B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante se desprende que el asunto controvertido en el proceso interno es: (1) La notificación de los informes técnicos al solicitante de la patente.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 46 la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo nolificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o sí a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de tos siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copía de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, US yl 'opia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u Cairo titulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera. 1.2. 1.3.

Proceso 222-1P-2017 interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 30? de la misma norma para analizar el tema del requisito de claridad en las reivindicaciones. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos. Respuestas a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos Teniendo en cuenta lo señalado en el presente proceso por el demandante sobre la notificación de los informes técnicos de los cuales dice no haber sido notificado, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación: El supuesto que se prevé en el artículo 45 es muy diferente del previsto en el artículo 46%. Con la notificación inicial prevista en el artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es 2 La oficina nacional competente podrá reconocerlos resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.” “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la matería que se desea proteger refiiéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.” El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, asi como de una aplicación consecuente del rincipio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que empre que se pidan informes en el marco del artículo 46 se debe dar traslado al solicitante. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 222-1P-2017 necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del artículo 45). El supuesto del artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes. Es importante resaltar que en que el marco del artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.

De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud Proceso 222-1P-2017 con propósitos eminentemente dilatorios. 1.10.

En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a 2.1. 2.2. un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿En qué casos debe ser obligatoria la notificación de los informes técnicos posteriores al primero (sea en primera y segunda instancia) a fin de interpretar correctamente el articulo 45 de la Decisión 486? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante puede remitirse a lo explicado en el Tema 1 del Apartado E de la presente providencia. ¿Existe obligatoriedad de notificar informes técnicos posteriores y sucesivos cuando estos han sido elaborados por terceros expertos que no tienen vínculo directo con la autoridad administrativa, a fin de analizar correctamente el artículo 46 de la Decisión 486? La Sala consultante para dar respuesta a la presente pregunta se puede remitir al Tema 1 del Apartado E de la presente providencia, en especifico al apartado 1:10.

Respecto quienes han sido los expertos que han elaborado los informes técnicos, el artículo 46 señala claramente que es una potestad de la oficina nacional competente requerir el informe de expertos de organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre la patentabilidad, incluso la norma establece la posibilidad de acudir a los informes de otras oficinas de propiedad industrial, en tal virtud es claro que si la oficina nacional competente considera tomar esta herramienta para el análisis de una patente, se trataría evidentemente de un experto externo a la autoridad competente.

No obstante sobre esta circunstancia la norma no plantea ninguna consideración diferente respecto de la notificación de los informes técnicos, es decir, la notificación estará a lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 y lo explicado en la presente providencia. Proceso 222-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 122-2013-0-18/01-JR-CA-10, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ! nO % Cecilia Lu Acta, Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA Hugo i M AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y la Secretaria (a.i.).

Luis Rafael Vergara Quintero Ka PRESIDENTE Notifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ROCESO 222-1P-2017