(AÑ, Usa) US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de septiembre de 2018 Proceso: 253-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 1532-2015-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados AIRIS (denominativo) / AIROS (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1532-2015-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 12 de julio del 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno No. 1532- 2015-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno FAST LIGHT CO. LTD Proceso 253-1P-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DELA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Tercero Interesado: UBIQUITI NETWORKS INC B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si el signo AIRIS! (denominativo) solicitado por la empresa FAST LIGHT CO.

LTD., es confundible con la marca AIROS (mixta) previamente registrada a favor de UBIQUITI NETWORKS INC, para identificar productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3.

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, E Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: > a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los fcvales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; » Proceso 253-1P-2017 fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo AIRIS (denominativo) y la marca AIROS (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. b) d) Proceso 253-1P-2017 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criteriosf: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017. Proceso 253-1P-2017 servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, ues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, Juidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese ido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo 2.1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 253-1P-2017 solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado AJRIS (denominativo) y la marca AIROS (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir Ver Interpretaciones Prejudiciales obrantes en los procesos 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial obrante en el proceso 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. er Interpretación Prejudicial obrante en el proceso 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Proceso 253-1P-2017 pacíficamente en el ámbito comercial,'% salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario12. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?3 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: = Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. » Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. « Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante 10 Ver Interpretación Prejudicial obrante en el proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. du Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. LE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad inima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. r oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de nificado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.

Proceso 253-1P-2017 tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado AIRIS (denominativo) y la marca AIROS (mixta). 3.

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1 “¿Existe riesgo de confusión entre un signo denominativo y uno mixto que se encuentran conformados por denominaciones que únicamente se diferencian en una sola letra y que se encuentran dirigidos a distinguir productos vinculados?” Al respecto la Sala consultante puede encontrar la respuesta en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, en el que se desarrollan los criterios para determinar el riesgo de confusión. 3.2 “¿Es válido alegar la notoriedad de un signo distintivo para lograr su registro solicitado?” Los articulos 136 literal h) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establecen que la alegación de la notoriedad de un igno distintivo, se puede realizar en dos circunstancias, en primer lugar, Proceso 253-1P-2017 como fundamento para negar el registro de un signo distintivo que sea la reproducción, imitación, traducción, transcripción o transliteración parcial o total de una marca notoria; y en segundo lugar, como fundamento para solicitar la cancelación de un registro marcario.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso, dentro de las circunstancias anteriormente reseñadas. Sin embargo, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no establece como prerrogativa para la concesión automática de una solicitud de registro, la alegación de la notoriedad, siendo necesario que se realice el correspondiente examen de registrabilidad. 3.3 “¿Si un signo distintivo ha sido registrado en diversos países del mundo, ello determina su registrabilidad automática en el Perú?” El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada.

El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.

El registro de una marca consolida el derecho únicamente sobre ella en el territorio del pais en donde se registró, en virtud del principio de territorialidad. Por otra parte, en virtud del principio de autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones?*, De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Proceso 253-1P-2017 Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros!5.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?S. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado””. 3.4 “¿El hecho de que el signo distintivo registrado, que sirvió de motivo para denegar el signo solicitado, no sea conocido en el Perú, determina la registrabilidad de este?” La Decisión 486 no señala como condición el conocimiento de la marca fundamento de la negación para determinar la registrabilidad de un signo solicitado, en efecto, si existe un signo idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero y a su vez se presenta conexión de productos o servicios, el signo solicitado recae en la causal de irregistrabilidad relativa regulada en el literal a) del Artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala iS De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007. Ibidem. modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 10 Proceso 253-1P-2017 consultante al resolver el proceso interno 1532-2015-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Go MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y la Secretaria (a.i). d 700 Luis Rafael Vergara Quintero Karlá/MB RdA o Noticias PRESIDENTE:. á.1) A Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11