(AÑ, (59) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de septiembre de 2018 Proceso: 103-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00328-00 Referencia: Signos involucrados GNC POWERCOM (mixto) / GNC (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 0590 de 1 de marzo de 2018, recibido el 5 de marzo de 2018 via correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2008-00328-00; y, El Auto de 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A. GNC S.A. SUPERINTENDENCIA — DE INDUSTRIA — Y Proceso 103-1P-2018 COMERCIO - SIC DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercer Interesado: INDUSTRIAS GNC POWERCOM LTDA. B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A. G.N.C S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones que otorgaron el registro del signo GNC POWERCOM (mixto) para distinguir productos en la Clase 7 y servicios en las Clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza? a favor de INDUSTRIAS GNC POWERCOM LTDA. La actora argumentó en su demanda la titularidad de las marcas GNC Clase 7: Compresores para equipos de distribución de combustible liquido y gas natural comprimido, dispositivos de odorización, mecanismos de control industrial especialmente para maquinas de distribución de combustible liquido y gas natural comprimido, bombas de alta presión, motores eléctricos para ser utilizados en dispensadores de combustible liquido y gas natural comprimido, máquinas electromecánicas para dispensadores de combustible liquido y gas natural comprimido, cilindros de máquinas, cilindros de motores de combustión que no sean para vehículos terrestres, generadores de electricidad Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, asistencia en administración comercial o industrial en agencias dedicadas al manejo de gas natural, información empresarial relacionada con el manejo y divulgación del sistema de distribución de gas, conserjeria y asistencia en la selección de bienes y servicios, en especial la compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de todo tipo de aparatos, implementos y maquinaria para la industria del gas natural carburante y afines tales como: surtidores de gas natural, dispositivos de odorización de gas natural, compresores para equipos de distribución de combustible liquido y gas natural comprimido, mecanismos de control industrial especialmente para máquinas de distribución de combustible liquido y gas natural comprimido, bombas de alta presión, motores eléctricos para ser utilizados en dispensadores de combustible liquido y gas natural comprimido, maquinas electromecánicas para dispensadores de combustible liquido y gas natural comprimido.
Clase 37: Servicios de construcción, instalación; montaje, reparación y mantenimiento de: compresores, surtidores de gas natural, dispositivos para odorización de gas natural, equipos y plantas dedicadas a la industria, estaciones servicio de regulación, medición o compresión, estaciones de servicio para automóviles (bombas), servicios de instalación, mantenimiento y pL DEG reparación de toda clase de equipos para la conducción y distribución de gas natural vehicular, SS US gervicios de mantenimiento y calibración de medidores de gas natural vehicular, servicios de Y denstrucción de plantas de abastecimiento, refinerias, potioductos, gasoductos, oleoductos, gqivicios de talleres, servitecas y centros de lubricación y alistamiento.
Proceso 103-1P-2018 (mixtas) en las Clases 4, 35, y 37 de la Clasificación Internacional de Niza?, adicionalmente enunció que los signos solicitados se caracterizan por tener la denominación GNC, así como también las empresas se dedican a la explotación del gas natural, razones por las cuales generarían confusión indirecta en el consumidor.
La SIC argumentó que si bien los signos coinciden con la expresión GNC no generaría confusión ya que la expresión GNC es la abreviatura generalmente conocida de "Gas Natural Comprimido”, por lo cual en el mercado de productos o servicios que lo utilicen harán referencia directa al mismo y no a un empresario en particular. De igual manera INDUSTRIAS GNC POWERCOM LTDA. enunció que el término GNC es genérico, descriptivo y de uso común para los productos y servicios de las Clases 04, 35, y 37 por lo que no es posible tener la exclusividad de dicho término. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.
Clase 37: Construcción, reparación, servicios de instalación, estaciones de servicio talleres de y reaprovisionamiento de todo tipo de vehiculos autootres; aprovosionamiento de gas natural vehicular; servicios de conversión, Clase 35: Gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina. Clase 4: Gas natural comprimido, aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y ma- terias de alumbrado; bujias, mechas.
“Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para istinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos Proceso 103-1P-2018 Procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia controvertida.
No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no analizarse los requisitos generales De oficio se interpretará el artículo 135 literal e), f) y g) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar las denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
“Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y 2. 3. para el registro de una marca, 4, D. 1. distintivos. 2. compuesto. a) las palabras o combinación de palabras; y escudos; c) los sonidos y fos olores; d) las letras y los números; 4 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 1.1. 1.2.
Proceso 103-1P-2018 Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común, ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos GNC POWERCOM (mixto) y GNC (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5 1.3. 1.4.
Proceso 103-1P-2018 económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las Proceso 103-1P-2018 diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criteriosó: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al! cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al € —_.—— o 8 € er Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. > > 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 103-1P-2018 analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos, uno de ellos con elemento denominativo compuesto Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado GNC POWERCOM (mixto) y las marcas registradas GNC (mixtas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que uno de ellos está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. Proceso 103-1P-2018 consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.1! 2.6.
Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente!?: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?3 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario**.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*S Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al Ju Ibidem. pa Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-1P-2012 del 10 de mayo de 2012. iS Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. dy REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de "lexema”: Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo so!: o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aistable en análisis morfológico.
La patabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 9 Proceso 103-1P-2018 hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica..
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Siel elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están 10 2.8. Proceso 103-1P-2018 integrados por dos o más palabrasí$, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?*? () (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los fin signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado GNC POWERCOM (mixto) y las marcas registradas GNC (mixtas).
Den que tro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos se componen de dos o más palabras. Er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 103-1P-2018 Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que el término GNC es descriptivo, genérico y de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
El literal e) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 18 Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o le modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. 12 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 103-1P-2018 servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.?? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo,?0 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.?! De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 3.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?22 Ibidern. 13 Proceso 103-1P-2018 3.11.No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.23 3.12.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2008-00328-00 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. N | Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 Proceso 103-1P-2018 xx Hernán Roi Zambrano Hugo ro GÓ ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero Le aa PRESIDENTE E ARIA/a.i. Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15