TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de octubre de 2018 Proceso: 400-IP-2017 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 6474-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signos involucrados SECURITY 911 (mixto) / SEGURIDAD 911 o SECURITY 911 Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 6474-2014-S-5'SECA-CSJLI-PJ de 22 de septiembre de 2017, recibido el día 10 de octubre del mismo año, vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 6474-2014-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA GOE 911 Proceso 400-1P-2017 S.A.C Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI — DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ CORPORACIÓN 911 S.A.C. HECHO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es la eventual nulidad por mala fe de la marca SECURITY 911 y logotipo.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación de la norma solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. Preguntas de la Sala consultante.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca En el presente caso, se discute la nulidad de la marca SECURITY 911 (mixta) por parte de CORPORACIÓN 911 S.A.C., en consecuencia, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135, La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” 2 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 225U6 Proceso 400-1P-2017 resulta pertinente analizar este tema. El artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - — La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del artículo 134 o del artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamenta! del debido proceso. Tal como lo prevé el tercer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.
De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca SECURITY 911 y logotipo (mixta), incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el artículo 172 de la misma norma. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe CORPORACIÓN 911 S.A.C., enuncia que el registro de la marca SECURITY 911 y logotipo (mixta) fue un hecho de mala fe, toda vez que el titular de la marca conocía su uso por varios años para identificar servicios de seguridad, pretendiendo de esta manera beneficiarse del prestigio ganado y de esta manera perjudicarlos.
En consideración de los antecedentes precitados, este Tribunal considera necesario 3 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 400-1P-2017 desarrollar el tema de la nulidad de la marca por mala fe del solicitante. El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado." La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (1) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486.
(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.? El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que, como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena te es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.3 Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su Véase, de mado referencial, Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.
Ibidem. 2/8 2.8. 2.9. Proceso 400-IP-2017 actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.* Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.S Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad.
El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.f La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.” 2.10.
La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas 2.11. las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.S De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala te.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.* Ibidem.
Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, Proceso 400-1P-2017 2.12.El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo. 10 2.13.Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.
Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.*! 2.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que, si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2.15.De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca SECURITY 911 y logotipo (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.
Preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del Ibidem.
Ibidem. 3.1 3.2 3.3 Proceso 400-IP-2017 proceso. ¿Es posible determinar la mala fe en el registro de un signo por haberse acreditado que el titular del mismo conocía de la existencia de otro similar, pese a que éste último no era usado a la fecha de su solicitud de registro? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en los párrafos 2.6 y 2.7 del Tema 2, Apartado E de la presente interpretación prejudicial.
¿Quién pide la nulidad de una marca alegando la mala fe por copiar su signo, puede hacerlo en base al uso de su signo en cualquier periodo, aún cuando éste sea de larga data respecto de la solicitud de registro de la marca que pretende anular? Tal como se lo desarrolló en el Tema 1, párrafo 1.2., en la nulidad relativa el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
¿El hecho de ser titular de una razón social, aun cuando no se use en el mercado, puede determinar la nulidad del registro de una marca similar a dicha razón social, por mala fe? La razón social como tal no es una figura contemplada por el derecho de Propiedad Industrial, muchas veces se lo confunde con el nombre comercial. Si eventualmente la pregunta estaría enfocada a un nombre comercial, al no habérselo utilizado sencillamente no existiría ya que el derecho al nombre comercial nace con su primer uso.
La razón socia! en sí no confiere un derecho que permita anular una marca por supuesta mala fe. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 6474-0-1801-JR-CA-24 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Proceso 400-IP-2017 fe Cecilia ia yifón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro ac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.