TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de octubre de 2018 Proceso: 533-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 1540-2015 Referencia: Solicitud de patente “DERIVADOS DE CARBOESTTIRILO E INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE SEROTONINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS DEL ÁNIMO” Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1540-2015-JTG/S/MFJ/CSPR/PJ del 7 de octubre del 2016, recibido vía courier el 18 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1540- 2015; y, El Auto del 17 de noviembre del 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
Partes en el Proceso Interno Demandante: OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD. Proceso 533-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERU ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1. — Lafalta de claridad de las reivindicaciones. 2.
Laobligación de notificación del informe técnico. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos O de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una O más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. 1.2. 1.3.
Proceso 533-1P-2016 De oficio se interpretará el Artículo 30 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina por ser parte de la controversia la claridad de las reivindicaciones. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Notificación de informes técnicos Teniendo en cuenta que el INDECOP! no notificó a la empresa OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.
LTD., el informe técnico No. PCG 53-2007/b, el mismo que fue elaborado por un examinador extemo y sirvió de sustento de la Resolución 729-2008/0IN-INDECOP!, que denegó la concesión de patente respecto de las reivindicaciones 6 a 9, es pertinente desarrollar el presente tema. A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación: El supuesto que se prevé en el artículo 45 es muy diferente del previsto en el artículo 46%, Con la notificación inicial prevista en el artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la matería que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiiéndose a una reivindicación anterior.
Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 se debe dar traslado al solicitante. 3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 533-1P-2016 necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del artículo 45). El supuesto del artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.
En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes. Es importante resaltar que en que el marco del artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.
De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue 4 Proceso 533-1P-2016 presentada con propósitos eminentemente dilatorios. 1.10.
En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.
Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión En el presente proceso, se discute sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, en tal virtud es pertinente analizar este tema. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.
Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.* Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto Jdeben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'.5 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La Procesos 284-1P-2015 de 26 de agosto de 2016 y 187-1P-2016 de 24 de abril de 2017 ÁLVAREZ, Alicia. “DERECHO DE PATENTES”. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99. 5 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 533-1P-2016 diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( )', en cambio, “ ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.6 La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término".7 Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y SALVADOR, Jovaní, Carmen. “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.
Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. Pág. 48. 6 Proceso 533-1P-2016 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”. 2.10. Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 1540-2015, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. AD LE Cecilia Luísa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara MAGISTRADA MAGISTRAD OL Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Proceso 533-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. afael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.