TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de octubre de 2018 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del consultante Referencia Magistrado ponente VISTOS + 240-1P-2017 Interpretación prejudicial < Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador 17811-2016-01472 Derechos de obtentor de variedad vegetal Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 2974-S-TDCA-CCH de 3 de julio de 2017, recibido físicamente el 4 de julio de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 7 y 8 de la Decisión 345 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2016-01472; y, El Auto del 12 de setiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante Olij Innovations B.V. Proceso 240-IP-2017 Demandados: Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI- de la República del Ecuador Director Nacional de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual —IEPIl- de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República de Ecuador ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1. — Sila normativa intema infringe la normativa comunitaria al establecer requisitos formales a fin de otorgarle fecha de presentación a una solicitud de obtención vegetal. 2.
Si se cumplió o no el requisito de novedad de la obtención vegetal cuya protección se solicita. 3. Sise cumplió o no con el requisito forma! de descripción detallada en el procedimiento de obtención de la variedad vegetal. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 7 y 8 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!.
Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada." “Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.
La novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el 1.1. 1.2.
Proceso 240-1P-2017 Procede la interpretación del Artículo 8 de la citada normativa por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 7 de la referida normativa, por cuanto en el proceso interno no se controvierte la inscripción en el respectivo Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, sino el otorgamiento de la protección solicitada o del correspondiente certificado de obtentor.
De oficio, se interpretará el Artículo 16 de la Decisión 345, toda vez que en el presente caso es materia controvertida la suficiencia de la descripción detallada que acompañó la solicitud de certificado de obtentor?. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El requisito de novedad de la obtención vegetal. El requisito de descripción detallada del procedimiento de obtención de la variedad vegetal.
El principio de complemento indispensable. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El requisito de novedad de la obtención vegetal En el proceso interno es materia controvertida el cumplimiento del requisito de novedad de la obtención vegetal cuya protección se solicita. En tal virtud, resulta necesario desarrollar el presente tema.
El Artículo 3 de la Decisión 345 expresa que “variedad” es el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación?, otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.
Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 16.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad deberá cumplir con las condiciones exigidas en el artículo 7 y deberá acompañarse de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma. Asimismo, de considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud deberá presentarse lambién una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro País Miembro.
Los Países Miembros reglamentarán la forma en que deberán efectuarse los depósitos de muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duración, reemplazo o suministro.” Según la doctrina, una variedad vegetal “puede ser considerada como una población artificial con estrecha base genética, con características agronómicas bastante bien definidas, que es reproducible con mayor o menor precisión siguiendo un método de producción predeterminado".
ELENA ROSELLO, José María. “El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, Proceso 240-1P-2017 1.3. El Artículo 4 de la Decisión 345*, por su parte, establece los cinco (5) requisitos que las variedades obtenidas deben cumplir para ser objeto de protección: (1) Nueva; (ii) Distinta; (iii) Homogénea; (iv) Estable; (v) Debe tener, además, una denominación adecuada.5 1.4.
Aefectos del presente caso corresponde abordar el requisito de la novedad de la variedad vegetal, para lo cual abordaremos lo regulado por el Literal a) del Artículo 8 de la Decisión 345, el cual establece lo siguiente:S “Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.” La novedad se pierde cuando: a) Laexplotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, sí la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro;
(y (Subrayado agregado) 1.5. En ese sentido, cabe señalar que el concepto de "novedad" en el derecho de obtenciones vegetales resulta diferente del requisito de novedad establecido en el sistema de patentes. En efecto, a diferencia de este último, la novedad de una obtención vegetal no se destruye por la divulgación de una descripción del objeto de protección, sino por la venta o “entrega lícita” de material —“de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha"— vegetal de la variedad obtenida a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, a efectos de su uniformidad y estabilidad”.
Ponencia realizada en el Seminario sobre la Naturaleza y Razón de Ser de la Protección de las Obtenciones Vegetales en Virtud del Convenio de la UPOV, organizado por la UPOV, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991. Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica” Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 128-1P-2012 del 6 de marzo de 2013.
Ibidem. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. Proceso 240-IP-2017 “comercialización” durante los periodos indicados en el Artículo 8 de la Decisión 345”. De lo estipulado por la norma citada, se advierte que para que se configure la perdida de la novedad de una variedad vegetal debe verificarse la concurrencia de las siguientes condiciones: - Que la explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud. - Que la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier país miembro de la Comunidad Andina.
Al respecto, el requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a efectos de su explotación comercial antes de las fechas señaladas, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la solicitud. La fecha de presentación de la solicitud, por cierto, es la fecha en la que se presentó la solicitud cumpliendo todos los requisitos establecidos por la normativa andina correspondiente.
El requisito de descripción detallada del procedimiento de obtención de la variedad vegetal En virtud de que en el caso concreto se controvierte la suficiencia de la información suministrada mediante la descripción detallada presentada con la solicitud de certificado de obtentor, este Tribunal considera importante referirse al tema relativo a los requisitos formales, en particular, a lo concemiente a la descripción detallada requerida en el Artículo 16 de la Decisión 345, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 16.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad deberá cumplir con las condiciones exigidas en el artículo 7 y deberá acompañarse de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma.
Asimismo, de considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud deberá presentarse también una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro País Miembro. Los Países Miembros reglamentarán la forma en que deberán efectuarse los depósitos de muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duración, reemplazo o suministro.” (Subrayado agregado) 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 240-1P-2017 La disposición transcrita exige que la solicitud de certificado de obtentor, además de cumplir los cinco (5) requisitos explicados en el acápite anterior, se acompañe de una descripción detallada del procedimiento de obtención. En otras palabras, el obtentor de la variedad deberá describir con precisión y detalle el proceso de fitomejoramiento.
Esta exigencia responde a la necesidad de identificar claramente, paso a paso, el procedimiento de obtención, a efectos de garantizar la reproducción homogénea y estable de la variedad vegetal cuya protección se reivindica o solicita. En virtud del principio de complemento indispensable —ver Tema 3 de la presente interpretación prejudicial—, el_ contenido de la descripción detallada que debe acompañar la solicitud será reglamentado por las legislaciones internas de los países miembros.
Así, las legislaciones nacionales pueden exigir que la referida descripción contenga, entre otros, los siguientes datos: la genealogía (definición de su origen genético? y la metodología de su obtención); las características morfológicas, fisiológicas, fitosanitarias, fenológicas, físico-químicas, industriales o agronómicas que permitan su identificación frente a variedades análogas; los elementos técnicos adoptados que permitan ilustrar los aspectos morfológicos; procedencia geográfica del material genético que sirvió de base para la obtención de la variedad; y, el mecanismo de reproducción o propagación. Adicionalmente, la citada disposición establece la posibilidad que la autoridad nacional competente requiera que el solicitante u obtentor presente una “muestra viva”? de la variedad o el documento que acredite su depósito ante la autoridad nacional competente de otro país miembro.
Los aspectos procedimentales del depósito de las muestras vivas se regirán por lo establecido en la correspondiente legislación intema, en virtud de la remisión normativa expresa contenida en el segundo párrafo??, Además de la descripción detallada y la muestra viva de la variedad que pueda requerir la autoridad nacional competente, se deberán pagar las tasas correspondientes, de contormidad con las disposiciones previstas en las legislaciones internas de los países miembros*!, En consecuencia, para el otorgamiento del certificado de obtentor, el solicitante o titular del derecho Si por lo menos uno de los progenitores son variedades vegetales de especies silvestres de origen andino, el solicitante deberá presentar la certificación otorgada por la respectiva autoridad nacional competente a efectos de acreditar haber accedido legítimamente al correspondiente recurso genético, de conformidad con lo establecido en el precitado Artículo 46 de la Decisión 391.
El Artículo 3 de la Decisión 345 define el concepto de “muestra viva” de la siguiente manera: “La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad". A este respecto, cabe advertir que la autoridad nacional competente no exigirá el depósito de la muestra viva cuando se hubiere acreditado el depósito ante una autoridad nacional competente de otro país miembro, salvo en el caso que fuere necesario para resolver una oposición, y la muestra viva sea requerida para la realización de pruebas de visibilidad, homogeneidad y estabilidad.
Véase, a modo de referencia, la obligación de pago de las tasas correspondientes, establecida en el Artículo 34 de la Decisión 345, 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 240-1P-2017 de obtentor deberá cancelar la tasa correspondiente, la cual será fijada por la legislación interna del correspondiente país miembro. De conformidad con los criterios desarrollados en la presente interpretación prejudicial, el Tribunal consultante deberá verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para que una variedad vegetal sea objeto de protección en los países miembros, a efectos de evaluar el otorgamiento el certificado de obtentor de una nueva variedad.
El principio de complemento indispensable El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”*?, según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: “( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen ( ) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte ireconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.*? En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa intema los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. Número 34, Abril 2011, pp. 109 -139. Disponible: htto://www.isonomia.itam.mxdocs/isonomia34/lsono_345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-1P-2012 de fecha de 25 de abril de 2013, citando al Proceso 121-1P-2004, Proceso 240-1P-2017 3.4, Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”.** 3.5.
Es decir, los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
Así, las normas internas que los países emitan en virtud del principio de complemento indispensable no podrán modificar o ampliar los plazos establecidos en la norma comunitaria, sino que estas podrían realizar precisiones a efectos de un correcto cómputo de los mismos. 3.6. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u_otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinian aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria?*, 3.7.
Conforme a lo expuesto, el Tribunal consultante deberá determinar si los requisitos formales exigidos por la respectiva legislación nacional se conforman con lo dispuesto por la normativa comunitaria andina. De resultar conformes, deberá asimismo verificar el cumplimiento de los referidos requisitos formales en la correspondiente solicitud.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso intemo 17811-2016-01472, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 111-1P-2014 de fecha de 23 de setiembre de 2014. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto del año 2015 y Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.
Proceso 240-1P-2017 / FEAR: E Cecilia Luisa A tl Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | Y Hugo Ramiro Gómez Apác MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i, Luis Rafael Vergara Quintero Kafl PRESIDENTE Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.