TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 72-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno Del Consultante: 11781-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial sobre las marcas NAZCA, CUSQUENA / NAZQUEÑA Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 11781-2014-0/5'* SECA-CSJLI-PJ del 06 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico el 07 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11781-2014-0-1801-JRA-CA-25; y, El Auto del 06 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: NEGOCIACIONES CAVALIER S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA Proceso 72-1P-2017 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar la posible infracción de los derechos de Propiedad Industrial por el uso de las marcas NAZQUENA por parte de NEGOCIACIONES CAVALJER S.R.L. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicia!l del Artículos 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, mismo que será interpretado por ser procedente.

Si bien a través del Oficio No. 11781-2014 la Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a), no obstante, mediante el informe de consulta de Interpretación Prejudicial se solicitó la interpretación del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486, razón por la que el Tribunal solo se pronunciará sobre la interpretación de este último artículo, pues se trata de un caso de infracción de derechos, mas no de registro y confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: WAY) ld) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera | productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de | asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para Proceso 72-1P-2017 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a NEGOCIACIONES CAVALIER S.R.L., por parte de UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los pl derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la Dz — 0 (E IN autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se Y ga SN establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros - WN a + [E SECRETARIA | 2 = Ve er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de =//2016. 5) ] > DAD, / 3 4 PE Jy eS 9 1.4.

Proceso 72-1P-2017 signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.3 Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de ta_marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor*.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: 1.4.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.4.2.

Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.* 1.4.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de A Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está y, adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen “Qiempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”: mientras que el..riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las arcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el oductor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-1P-2008). 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 72-1P-2017 confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.S Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.” Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”,8 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013, del 22 de mayo de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015. 5 Proceso 72-1P-2017 que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2. —Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.

Atendiendo a lo establecido en el Artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 ¿El “uso en comercio” al que hace referencia la citada norma, se restringe a la efectiva comercialización de productos distinguidos con un signo que infringe los derechos marcarios de un tercero; o también puede configurarse con la acreditación de la producción de dichos productos, sin comprobarse la comercialización de los mismos? ¿Comprende la producción con finalidad de comercio? En todo caso, ¿Cuáles son los alcances de la frase “uso en el comercio” en el contexto de la norma en mención? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Punto 1.2.

Literal b) (ii) y 1.4. del Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación, en el que se manifiesta que cualquier persona que con sus actos puede de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11781-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto dell Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 72-1P-2017 Hernán i O ambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe ilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Wi DEJO S S Q e z Co aN ” SECRETARIA d ts] y/ o 2) a o ES