TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 89-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00537-00 Referencia: Patente de Invención OMEGA-CARBOXIARIL- DIFENIL-UREA SUSTITUIDA CON FLUOR PARA EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y AFECCIONES Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0545 del 1 de marzo de 2018, recibido via correo electrónico el 5 de marzo de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 16, 18, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2010-00537-00; y, El Auto del 26 de abril de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: BAYER HEALTHCARE LLC Proceso 89-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el objeto de la reivindicación cumple el requisito de patentabilidad referido a la novedad; 2. Siel objeto de la reivindicación cumple el requisito de patentabilidad relativo al nivel inventivo; 3. Si mediante la respuesta al requerimiento formulado por la autoridad nacional competente la solicitante efectuó una división real de la materia o si, por el contrario, continuó reivindicando un mismo compuesto, y, 4.

Sila oficina nacional competente cumplió con notificar los resultados de los informes técnicos de acuerdo a lo establecido por el Artículo 45. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 16,18, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrila u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad. también se considerará dentro del estado de fa técnica, el contenido de una solicitud de palente en trámile ante la oficina nacional compelente cuya fecha de presentación o de prioridad fuese antenor a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté includo en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese lranscurrido el plazo previsto en el artículo 40” “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la materna lécnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ní se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 1.1.

Proceso 89-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La novedad. El nivel inventivo y el estado de la técnica. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. La solicitud fraccionaria o divisional. Caracteristicas y oportunidad. Notificación de informes técnicos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La novedad En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema.

El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización O cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. *Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicilante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las malerias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.” “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la palente, lo nolificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 89-IP-2018 Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40." Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: "Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido."? Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad (..) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible c) Carácter Universal de la Novedad (.. ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero, ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el pais d) Carácter público de la novedad (.. ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”? (negritas fuera de texto) Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION” Tomo 1. Editorial Hetiasta. Buenos Aires 2001. Págs 702 a 704. (Proceso 07-1P-2004, sentencia del 17 de marzo de 1.6. 17 1,8. 1.9. 2.1. 2.2. Proceso 89-1P-2018 fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida!.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del inventos. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”*.

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención”.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habria cumplido con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la maleria técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Proceso 9-1P-2014 Ibidem SALVADOR, Jovani Carmen, Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia 2002 En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 89-1P-2018 Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.£ Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios?: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia O inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes Segunda edicion editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78 Disponible en http (www comunidadandina org/publicipatentes.pdf (Consulta 18 de agosto de 2016) 2.6. Proceso 89-IP-2018 nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (1) (ii) 1) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaria que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es) Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir Proceso 89-1P-2018 que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )”* - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos, * La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ” - " Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.*? - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: + ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?, + ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y e ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 30 Ibidem De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015 Ibidem 3.1. 3.2. 3.3 3.4. 3.5.

Proceso 89-1P-2018 Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión En el presente proceso, la SIC señalo que las reivindicaciones de la solicitud del privilegio de la patente no cumplen con el requisito de claridad conforme al Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal virtud es pertinente analizar este tema. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática. '9 Debemos entender a las reivindicaciones como las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección juridica mediante el otorgamiento de la patente.

De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto “( deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos O los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada "** Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilizacion).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( )', en cambio, (..) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del Procesos 284-IP-2015 de 26 de agosto de 2016 y 187-IP-2016 de 24 de abril de 2017 ÁLVAREZ, Alicia. “DERECHO DE PATENTES”. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires 1999 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 89-1P-2018 procedimiento patentado, el cual tampoco goza de “protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 15 La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que 'definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”. *$ Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En el caso de que no se observen nitidamente las caracteristicas técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarian cumpliendo con el requisito de claridad. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, ptes definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad, y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente El requisito de claridad y concisión se aplica a cara relvindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas” 3.10.

Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de SALVADOR, Jovani, Carmen. "EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE: Editorial Tirant lo Blanch.

Valencia, 2002. Págs. 133 y 134 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S L., 2004. Pág. 48 10 Proceso 89-1P-2018 las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo, 4.

Lasolicitud fraccionaria o divisional. Caracteristicas y oportunidad 4.1. Enel proceso interno se verifica que la demandante presentó una solicitud divisional respecto de la solicitud de patente, la misma que fue rechazada por la autoridad administrativa. En ese sentido, corresponde analizar el presente tema. 4.2. Este Tribunal ha señalado que la solicitud fraccionaria, regulada en el Artículo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características??: a) Concepto: La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos b) Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. c) Limitaciones: Solo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial.

Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere ta solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. d) Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial.

Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. e) Clases: Se podrian diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo de quién lo solicita: i) A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, ii) A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá — —— Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 102-1P-2014 de 8 de octubre de 2014 y paz 74 AP-2015 de 25 de septiembre de 2015 Lp DE EN Es) AN 4.3. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 89-1P-2018 en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria. f) Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo. Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente y pueda tramitarla.

Si se presenta en el término para interponer recursos; es decir cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue presentada oportunamente. Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso de que la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente.

En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional para OMEGA-CARBOXIARIL-DIFENIL-UREA SUSTITUIDA CON FLUOR PARA EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y AFECCIONES fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes Notificación de informes técnicos Teniendo en cuenta lo señalado en el presente proceso por el demandante sobre la notificación de los informes técnicos y que la SIC no tomó en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio agregado al proceso de solicitud de patente, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los Artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación: El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 4618. Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del Articulo El Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del Artículo 46 se debe dar traslado al solicitante ON 12 Ñ 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9, Proceso 89-1P-2018 45).

El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos cientificos O tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. No obstante, lo anterior, el Tribunal advierte que, si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación. ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.

De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Ñ Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios, >, Proceso 89-1P-2018 5.10.

En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00537-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tfipunal, Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADO De aquerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la preseñte interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. > [NE uis Rafael Vergara Quintero Luis Felip Y Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presentg interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para lsu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14