TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 326-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00215-00 Referencia: Patente de invención VACUNA SALMONELLA Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2607 del 9 de julio de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Articulos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2014-00215-00; y, El Auto del 7 de setiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno Demandante: MERIAL LIMITED Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Proceso 326-1P-2018 B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

El concepto de invención y los requisitos para su patentabilidad. 2. El cumplimiento del nivel inventivo como requisito de patentabilidad. 3. Si se cumple con el requisito de claridad y concisión. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. — La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Articulos 14, y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', los cuales se interpretarán por ser pertinentes. 2.

De oficio se interpretará el Articulo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, relacionado a las reivindicaciones que puede presentar el solicitante. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. 2. Elnivel inventivo y el estado de la técnica. 3. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad.

El requisito de claridad y concisión. E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en lodos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resullado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes Una reivindicación será independiente cuando defina la maleria que se desea proleger sin referencia a otra reivindicación anterior Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación antenor Una reivindicación que se refiera a dos o más a reivindicaciones anteriores se considerará una retvindicación dependiente múltiple e OS A es 2 e me > E SECRETARIA q o S Bee, S XVinao » 1.1. 1.2, 1.3. 1.4.

Proceso 326-1P-2018 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por MERIAL LIMITED no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: “Artículo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.

Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial3 Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer. la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica: es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una desenpción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud O prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunilario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma. o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estada, simo que signifique un avance o salto cualitalivo en la elaboración de la regía técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial, - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016) 2.1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 326-1P-2018 obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trale; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifigue un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.* Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios': a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes Segunda edicion editorial Abya Yala, Quito, 2004, Pp. 76-78 Disponible en hitp /www.comunidadandina.org/public/ípatentes.pdí (Consulta 18 de agosto de 2016) 2.6. a) Proceso 326-1P-2018 técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia O inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante, Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (1 0) (ii) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: di | Proceso 326-1P-2018 - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema lécnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es) Una información técnica tiene siempre que ser consideracla en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste.

Es decir que la caracteristica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (...).”* - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. * La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ”.? - * Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.8 Ibidem De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015 Ibidem Proceso 326-1P-2018 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: e ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?,; + ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y e ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 3.

Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión 3.1. Enel presente proceso, la SIC señalo que las reivindicaciones de la solicitud del privilegio de la patente no cumplen con el requisito de claridad conforme al Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina En tal virtud es pertinente analizar este tema. 3.2.

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripcion (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática % 3.3. Debemos entender a las reivindicaciones como las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección juridica mediante el otorgamiento de la patente. 3.4. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto (( )Jdeben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos O los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la a a 284-1P-2015 de 26 de agosto de 2016 y 187-IP-2016 de 24 de abril de 2017 [0 1 » —l 3.5. 3.6 3.7. 3.8.

Proceso 326-1P-2018 reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interprelarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”. 9 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( )”, en cambio, (..) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente” '* La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una caracteristica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que 'definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la clescripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término” *? Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En el caso de que no se observen nítidamente las caracteristicas técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarian cumpliendo con el requisito de claridad. ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES" Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires 1999 P, 99 SALVADOR, Jovani, Carmen.

“EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002, P. 133 y 134 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S L. 2004. P. 48 Proceso 326-1P-2018 3.9. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud. pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30). para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad, y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” 3.10.

Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para asi determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00215-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 326-1P:2018 'ambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Hernán Rod De acuefdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. y Sn uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente terpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para sl publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10