TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de noviembre de 2018 Proceso: 182-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 556599-2013 Referencia: Signos involucrados: CEPSA (denominativa) / Marca CEPSA (mixta) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 167-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2017, recibido vía courier el 23 de mayo de 2017, mediante el cual la Dirección de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, solicita interpretación Prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 556599-2013, y;

El Auto de 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribuna! admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Opositor: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. Solicitante: CURTIDURIA EL PORVENIR S.A. Proceso 182-1P-2017 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Órgano consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es el siguiente: 1.

La procedencia de la oposición andina y la verificación del interés real en el mercado. Si procede la suspensión del trámite de oposición si las marcas base de la oposición están registradas en Colombia y Bolivia, pero está en trámite en Ecuador. NORMA A SER INTERPRETADA El Órgano consultante solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.? Procede la interpretación solicitada.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina. El interés real en el mercado. Respuesta a la pregunta del Organo consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina. El interés real en el mercado Teniendo en cuenta que en el presente proceso interno la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A planteó oposición andina, con base a los registros de la marca CEPSA y logotipo? (mixta) en Bolivia y Colombia y a la solicitud de registro de la misma marca en Ecuador, en contra de la marca CEPSA (denominativa)? solicitada por CURTIDURIAL EL PORVENIR S.A,;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de tos Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el parrafo precedente.” o] x E y Q ga SECRETARIA ? 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Proceso 182-1P-2017 y, que el INDECOPI ha solicitado expresamente interpretación sobre el tema, es pertinente desarrollarlo en el siguiente sentido: Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.

En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros.

Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca*, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.

Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:? a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta 4 nterpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6. r Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7.

Proceso 182-1P-2017 que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. 1.8. En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. 1.9.

Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 1.10, De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) Elhecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 1.11.

Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:? a) Eltitular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en SN donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda 5) inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición. Qe Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013, Proceso 182-1P-2017 1.12.

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 1.13.

En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo”. 1.14.Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 1.15.La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 1.16.Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. n efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia "$ r Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-IP-2015 del 20 de julio de 2015 y 202- e E SECRETARIA (9) le) -2014 del 20 de febrero de 2015.

Proceso 182-1P-2017 a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. 1.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 1.19.

En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 1.20.Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 2. Respuesta a la pregunta del Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.

Si el supuesto de suspensión que prevé el tercer párrafo del artículo 147 resultaría de aplicación sólo en aquellos casos en que la interposición de oposición únicamente se sustenta en base “en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros” y no cuando tal oposición se sustenta, además de tal solicitud de registro previa, en base a la misma marca ya registrada a favor del mismo opositor para los mismos productos en cualquiera de los Países Miembro, como es el caso materia del expediente que motiva la consulta.

Para dar respuesta a la pregunta se deberá tener en consideración que la oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto 9 gr e 2 la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País " SECRETARIA Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto ta! solicitud. 5 ES) No obstante, el Organo consultante deberá tener en cuenta para efectos de o) A 8) WibaD Pp Proceso 182-1P-2017 llevar a cabo el examen de la oposición andina, los registros marcarios ya concedido en uno de los Países Miembros.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Organo consultante al resolver el proceso interno 556599-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artífulo 90 del Estatuto del Tribunal. afael Vergara Quintero MAGISTRADO ] " Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. y a Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Órgano consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en