TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de noviembre de 2018 Proceso: 436-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00296-00 Referencia: Signo involucrado: “FERNANDO BOTERO” (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3112 de 08 de noviembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 09 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00296-00.

El Auto del 18 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: LUIS FERNANDO BOTERO RODRIGUEZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA p.= Proceso 436-1P-2017 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante se desprende que los asuntos controvertidos en el proceso interno son: 1.

Si el signo “FERNANDO BOTERO” (denominativo)! cumple con los requisitos para constituirse como marca. 2. Si el signo “FERNANDO BOTERO” (denominativo) incurre en la prohibición establecida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser un signo que contiene el nombre de un personaje reconocido en Colombia, el pintor y escultor FERNANDO BOTERO.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación del artículo 136 al literal e) que trata la materia controvertida. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas. Utilización de apellidos: protección legal y la afectación de la identidad Marcas compuestas por nombres propios. Clase 33 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.— “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sín fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante O identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 436-1P-2017 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo “FERNANDO BOTERO” (denominativo) como marca y que entre los alegatos de la demanda, el demandante señala que el signo cumple con los requisitos contemplados en el artículo 134 de la Decisión 486 y que por tanto es registrable; en tal virtud es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Esindicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel sencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del oducto o del servicio al que representa, función publicitaria que es rcibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante Proceso 436-1P-2017 causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.

El artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o extema de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. % S).13, En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser STE ao» distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Proceso 436-1P-2017 artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los 2.1. 2.2. requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Utilización de apellidos: protección legal y la afectación de la identidad En el proceso interno existe la controversia respecto a que si el signo solicitado FERNANDO BOTERO (denominativo) puede ser objeto de registro al incluir el apellido de un conocido pintor el cual es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea e inmediata, por lo tanto, se considera pertinente que el Tribunal interprete el presente tema.

De conformidad con el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”..

Este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 108-1P- 2014, ha hecho mención a lo siguiente: Proceso 436-1P-2017 “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, li) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca.” 2.4. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel Pachón: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia”. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su regulación legal es diferente ( )..

(Manuel Pachón Muñoz, Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis, p. 96). 2.5. Asimismo, Jorge Otamendi ha manifestado respecto de la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: Y ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la Jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de 6 Proceso 436-1P-2017 cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia, Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas”, no son comparables a 'Pérez, González O Díaz".

En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill dijo: 'Que, si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). 2.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: ¡) sea lo suficientemente distintivo; (i) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor;

¡i) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 2.7. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: «Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".

En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”. 2.8. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser di 40€ ¡yistintivos y, por tanto, registrables.

Por ejemplo, los nombres como “Lola” O z Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de PAN. rg no., D úsq común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza o en se conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes 2 G “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco E EN Vneñgo mvsme/es/fac/tm_fags_a4 biml consultado el 13 de octubre de 2018. 7 Ni D_ DA 7 2.9.

Proceso 436-1P-2017 comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.

Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona —a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. 2.10. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia 2.11. han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 2.12.

Sobre la base de los criterios presentados se deberá determinar si el signo 3.1.

3.2. FERNANDO BOTERO (denominativo) ha sido concedido respetando la norma contenida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marcas compuestas por nombres propios En el caso concreto, la solicitud de registro como marca del signo FERNANDO BOTERO (denominativo) está compuesta por el nombre del solicitante LUIS FERNANDO BOTERO, siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios.

Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos*: 3.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 3.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 3.2.3.

Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas. Son perfectamente aplicables a los nombres comerciales, Ver la Interpretación Prejudicial de 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-1P-2014, Proceso 436-1P-2017 al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 3.3.

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 3.3.2.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. 3.3.5.

Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. 3.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presenté en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.

Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso intermo 2013-00296-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el La DO artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad SS Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Sobre esto se puede ver: htip://www.wipo.invsme/es/fag/im_fags_q4.htel. Documento consultado el 11 de marzo de 2016. 9 Proceso 436-1P-2017 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, atáel Vergara Quintero MAGISTRADO AGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

E, 1 Y, afael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 436-1P-2017 | 10