TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 289-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00520-00 Referencia: Signos involucrados REDUFAST (mixto) / REDUSTAT — (denominativo y mixto) y REDUSTAK (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2336 del 22 de junio de 2018, recibido vía correo electrónico el 27 de junio 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literales a), b), e) e i) del Artículo 135, Artículos 136, 139, 140 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2015- 00520-00; y, El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIOS INCOBRA S.A Proceso 289-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: JORGEHANE LABORATORIES CORP. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar lo siguiente: 1.

Si el signo REDUFAST (mixto) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las marcas REDUSTAT (denominativa y mixta) y REDUSTAK (denominativa), registradas previamente para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Si el término REDUFAST es descriptivo, genérico, engañoso y evocativo. 3. Si el término “REDU” que forma parte de los signos en conflicto resultaría de uso común para identificar productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, Literales a), b), e) e i) del Artículo 135, Artículos 136, 139, 140 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores. d) tasletras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, 1) fa forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores * Proceso 289-1P-2018 a) b) e) () no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad;

(--) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trale; “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) e) a) e) Y) 9) h) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rólulo oenseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con 0 sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertmente del público coma una persona distinta del soticitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, sí hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; consistan en un signo que infanja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentinuento de éste, consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o focales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres ú signos ulilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesartos, o que constituyan la expresión de su cullura O práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero. cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un rmesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente 8) b) c) a) e) el requerimiento de registro de marca, el nombre y la dirección del solicitante; la nacionalidad o domicilio del solicitante Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color: la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios, y, la firma del solicitante o de su representante legal” na Proceso 289-1P-2018 Procede la interpretación de los Literales b), e) e i) del Artículo 135, y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinentes.

No procede la interpretación del Artículo 134, Literal a) del Articulo 135 y los Artículos 139, 140 y 150de la Decisión 486, toda vez que la controversia no versa sobre esos puntos. De oficio se interpretarán los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486?, por ser pertinentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Irregistrabilidad de signos engañosos.

“Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, fa de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por to menos lo siguiente: a) la indicación que se solicita el registro de una marca; b) tos datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figuralivas, mixtas O tridimensionales con o sín color; a) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca, y e) el comprobante de pago de las lasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegaloria del registro de la marca mediante resolución Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que (0) f) — consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trale, consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 289-1P-2018 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo REDUFAST (mixto) vulneraría lo contemplado en los Literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015 1.6. 1.7. 1.8 2.1. 2.2.

Proceso 289-1P-2018 empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo REDUFAST (mixto) y las marcas REDUSTAT (denominativa y mixta) y REDUSTAK (denominativa), podrian ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ( )* Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015 Proceso 289-1P-2018 tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro, Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. ie Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de ¡unio de 2016 d Ibidem.

Proceso 289-1P-2018 d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios? (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad naciona! competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

S Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017 2.5. 2.6. 3.1. 3.2 Proceso 289-1P-2018 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo REDUFAST (mixto) y la marca REDUSTAT (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que estan conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asi, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mas característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de 9 3.3.

Proceso 289-1P-2018 los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 10 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente!!: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 12 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 14 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 0 12 13 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junto de 2016 Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial 4724P-2015 de 10 de junio de 2016 R REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: 1. m. Ling Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p. ej, sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr en enterrás” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE Definición de morfema: *1. m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico, La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej, de no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas. persona, primera, y número. plural* Disponible en htip //dle rae es/?id=Polt8¡2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018) 10 Proceso 289-1P-2018.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!* (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, stno también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe, (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de po En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta ta combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 11 3.4. 3.5, 3.6. 4.1.

Proceso 289-1P-2018 registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.16 c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea O concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. '? Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. *? Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 1? Sobre la base de los critenos expuestos, se deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado REDUFAST (mixto) y las marcas REDUSTAT (denominativa) y REDUSTAK (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos Ver Interpretación Prejudictal 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de ¡unio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015 4.2. 4,3. 4.4. 4.5.

Proceso 289-IP-2018 los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?0 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?! Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?2 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,23 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas en el tema 3.3. del apartado E la presente interpretación prejudicial. 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudiciai 129-1P-2015 de 20 de julto de 2015 13 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 289-1P-2018 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado REDUFAST (mixto) y las marcas REDUSTAT (denominativa) y REDUSTAK (denominativa) Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso LABORATORIOS INCOBRA S.A. argumentó que ta SIC no había tomado en cuenta que el signo solicitado es descriptivo, genérico, y de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que puecla servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, ( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil, ?4 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015 14 5.5. 5.6. 5.7. 5.8 5.9, Proceso 289-1P-2018 Por su parte, el Literal f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) 13) consisten exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.?5 La expresión genérica puede identificarse cuando al formutar la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.?8 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza, ?” De otro tado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que ( ) Proceso 289-1P-2018 g) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 5.10.Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados 5.11 exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro, En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?8 «No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, ?9 5.12.

Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva 5.13, El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podria serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase 5.14, En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2046 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 6.1. 6.2. 6.3. 6.4 6.5.

Proceso 289-1P-2018 Irregistrabilidad de signos engañosos Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo solicitado REDUFAST (mixto) viola lo estipulado en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que. (.) ) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado, 30 El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus caracteristicas, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. 31 Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015 Ibidem 17 Proceso 289-1P-2018 6.6.

En el presente caso se deberá determinar si el sigo solicitado REDUFAST (mixto) podría o no generar engaño en cuanto las caracteristicas y propiedades de los productos que identifica En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2015-00520-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO pico Rome Zambrano Hugo Ra MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario, e Y" uis Rafaél Vergara Quintero Luis/Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su|publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 18