TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 08 de noviembre de 2018 Proceso: 349-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante + Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la Provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante + 17811-2013-14452 Referencia + Signos involucrados UNIVISA (mixto) / DISEÑO TRIDIMENSIONAL y CLARO 8 DISEÑO TRIDIMESIONAL (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2257-2018-TDCA-DQ-COO del 13 de julio de 2018, recibido fisicamente el 16 de julio 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136, los Literales e) y f) del Artículo 155 y los Artículos 224, 225, 226, 228, 230 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-14452; y, El Auto del 7 de setiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE CV. Demandados Tercero interesado Proceso 349-1P-2018 Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual —lEPI—] de la República del Ecuador Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación de la República del Ecuador Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual —-EPI— de la República del Ecuador Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, — Industrial y Obtenciones Vegetales de la República del Ecuador UNIVISA S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar lo siguiente: 1 Si el signo UNIVISA (mixto) solicitado a registro, resultaría confundible con las marcas DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO 8 DISEÑO TRIDIMESIONAL (mixta), registradas previamente. 2.

Si las marcas DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO DISEÑO TRIDIMESIONAL (mixta) tendrían la calidad de notoriamente conocidas. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136, los Literales e) y f) del Artículo 155 y los Artículos Proceso 349-1P-2018 224, 225, 226, 228, 230 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, (..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transtileración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo litular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando Su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese lercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sín su consentimiento, los siguientes actos: (-) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al tilular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva O del valor comercial o publicitano de la marca, o por razón de un aprovechamiento imyusto del prestigio de la marca o de su lilular; y) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de ste prestigio.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” "Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro." “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial o una reproducción, imitación, traducción O transtiteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos O similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su tolalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transtiteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines na comerciales, si fal uso pudiese catisar alguno de los efectos siguientes. a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos O Servicios; bj) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de ta fuerza distintiva o del valor comercial o publicitano del signo, o c) aprovechamiento injusto del prestigio O del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos Proceso 349-1P-2018 Procede la interpretación de los Literales a) y HN) del Artículo 136 y los Artículos 224, 228 y 230, por ser pertinentes.

No procede la interpretación de los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la controversia mo versa sobre el derecho del titular de una marca notoriamente conocida para interponer una demanda por infracción de derechos, ni los Artículos 225, 226 y 235 por no ser materia de controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 228.- Para determinar la noloriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro O fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimento, actividad, productos o servicios a los que se aplique e) las cifras de ventas y de imgresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección, 1) el grado de distinlividad mherente o adquinda del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en delerminado territorio;

O, Y la existencia de aclividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección, 1) los aspectos del comercio internacional; O, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) tos consumidores reales O potenciales del lipo de productos O servicios a los que se aplique b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, O, e) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad productos o servicios a los que se aplique Para efectos de reconocer la noloriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” “Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los arlículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del lilular legítimo, cuando ésta sea idéntica o simular a una que hubiese sido notonamente conocida, de acuerdo con la legistación vigente, al momento fe solicitarse el registro” PR 1.2.

Proceso 349-1P-2018 Comparación entre signos mixtos. La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo UNIVISA (mixto) y las marcas DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO 8 DISEÑO TRIDIMESIONAL (mixta), podrían ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de ta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ).” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar nesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto El primero riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 Proceso 349-1P-2018 b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente E Ibidem d) Proceso 349-1P-2018 observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios$5: (0 (il) (111) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio_ del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 349-1P-2018 que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo UNIVISA (mixto) y la marca CLARO 8 DISEÑO TRIDIMESIONAL (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mas característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.* Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente”: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:$ () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Proceso 349-1P-2018 una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario” Como ejemplo tememos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. '% Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe venficar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(li) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. o REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema. '1 m Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morlemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterrárs.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). nO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo. el, -ar, -S, -ero 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas — persona, primera, y número, plural” Disponible en http://dle.cae.esi?d=Polt8;2 (Consulta. 08 de > noviembre de 2018). b) Proceso 349-1P-2018 (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!! (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, simo también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea O concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.!? Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea O concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. *3 “ En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recogió las siguientes definiciones El trazado: son Sos trazos del dibujo que forman el signo El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado rervindica colores especificos como parte del componente grafico al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junto de 2016 10 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3 3.4 Proceso 349-1P-2018 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.!* Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad ai elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 15 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

La marca tridimensional. Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales En el presente proceso, AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V. manifestó ser titular de marcas tridimensionales señalando que su elemento gráfico sería confundible con el elemento gráfico del signo solicitado; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, Imágenes figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.16 En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura, por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional *? Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015 Ibidem Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016.

Ibidem. 3.5. 3.6. 351) Proceso 349-1P-2018 las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.18 Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. '* Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales Previamente a realizar el análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, se deberá realizar la comparación entre ambos, teniendo en cuenta su naturaleza; es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos tridimensionales?0: a) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios de los signos en conflicto. b) No obstante, lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir los signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario c) La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar asi el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. Adicionalmente, en tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre estas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, segun sea el caso?*, 13 so De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 240-1P-2013 del 20 de febrero de 2014 12 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Proceso 349-1P-2018 Para resolver el proceso interno, se deberá aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo solicitado genera confusión o asociación en relación con su marca tridimensional. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO 8 DISEÑO TRIDIMESIONAL (mixta), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." De ta anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.?22 b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 22 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales dei tipo de productos o servicios a los que se aplique b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 13 4.5.

Proceso 349-1P-2018 La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, O, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.2% Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres paises miembros La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486 pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro paises miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en ese pais miembro? Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos 23 24 Articulo 230 de la Decisión 486.

La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook Google, elc) es conocida prácticamente por casi todo el publico en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, nt fabrican, m comercia'izan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de ¡a Comunidad ndina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada DE, Pp US 4.6.

Proceso 349-1P-2018 similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente2, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione) no son objeto de prueba.?? La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.2? Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actua de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción imitación 26 28 29 La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finaldad de estar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitarnio) En la medida que una marca renombrada es conocida por cas: por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, debe:á permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pais de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Ándina La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánmo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante no podrá impedir el registro de un signo sobre ta base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino A IAS (a) 15 SECRETARIA ” 4,1 4.8 4.9.

Proceso 349-1P-2018 traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente. segun sea el caso.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: Proceso 349-1P-2018 "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, cientro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se prelende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

O, )) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; 7) los aspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicilud de registro del signo distinto en el País Miembro o en el extranjero." 4.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 4.11 deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particularó, 4.12. 4.13. 4.14. Proceso 349-1P-2018 La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?! como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país, La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el pais miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación. n 32 Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486 Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no irae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoría está excepluada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN Gustavo Arturo Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y comentarios. ECB Ediciones SAC - Thomson Reuters, Lima, 2015, p 468.) El referido autor cita (Op Ct. p 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento “ Porotra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el pais sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria. estaria exenta de la carga de su uso en el pais ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que ¡e confiere la Decisión 486% * -540 Melke Mendez, Ricardo.

“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojuridicos, Bogotá Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 1 06 y 107. “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para fas marcas notorias, vues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado Siendo 18 Proceso 348-1P-2018 4,15.

Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 4.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas DISEÑO TRIDIMENSIONAL (ESFERA) y CLARO 8, DISEÑO TRIDIMESIONAL (mixta), cuyo titular es AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo UNIVISA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-14452, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO más específicos, quien se veria alectado con dicha conducta es el publico consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia?" -541 Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación «de registro por falta Je uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en La: Review Revisla de la Universidad San Francisco de Quilo, Ecuador, publicación Semestral Enero de 2013, p.8* 19 Proceso 349.1P-2018 — Hernán R ú Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac STRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. lo Po. uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 20