TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de noviembre de 2018 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 242-1P-2017 Interpretación prejudicial Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador 09802-2016-00529 Infracción de programas de ordenador Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 1197-TDCAG-17-09802-2016-00529 de 28 de junio de 2017, recibido vía Courier el 5 de julio de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 09802-2016-00529.

El Auto de 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandados: COMPAÑÍA CONTROLES S.A. CONTROSA DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACION PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Proceso 242-1P-2017 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta infracción de los derechos de autor de COMPAÑÍA CONTROLES S.A. CONTROSA titular del software denominado CONTROLCAP por parte del Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante no ha determinado las normas respecto de las cuales requiere la presente interpretación prejudicial.

De oficio, se interpretarán los artículos 3, 4 literal 1), 8, 23, 56 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!, al estar “Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: (..) Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

“Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: (..) 1) Los programas de ordenador.” “Artículo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.” “Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de tos programas.” “Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes: a) El cese inmediato de la actividad ilícita; b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión; c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal. “Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; ) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; 1.1. 1.2, 1.3. 1.4.

Proceso 242-1P-2017 relacionados con la protección del programa de ordenador (software) que es la materia principal del caso en análisis. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Los programas de ordenador y su protección en el campo de los derechos de autor. Las acciones por infracción de derechos de autor. Las facultades de la autoridad nacional competente.

El principio de complemento indispensable en materia probatoria. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los programas de ordenador y su protección en el campo de los derechos de autor En el proceso interno COMPAÑÍA CONTROLES S.A. CONTROSA interpuso demanda contencioso-administrativa por infracción de derechos de propiedad intelectual en contra del Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación por presunta infracción a la legislación sobre derecho de autor, manifestando que el denunciado utiliza su software, por lo que en este acápite se revisará lo referente a los programas de ordenador y su protección como derechos de autor.

Definición de “programas de ordenador” La Decisión 351 establece en el artículo 3 que: “Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: ( ) Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, -un aparato electrónico oO similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado.

El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”. Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados”?.

En definitiva, como se puede observar, el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de simitar magnitud”.

OMPI, 'Glosario", p. 54. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 242-1P-2017 un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabo una función determinada. Así pues, a los efectos de la protección legal debe entenderse que la tutela sobre el programa de ordenador también comprende la documentación técnica y los manuales de uso. El programa de ordenador como objeto de protección autoral En el artículo 4 literal l) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando se enuncian a modo ejemplificativo el conjunto de obras que pueden ser objeto de protección autoral, se hace directa referencia a los programas de ordenador, siendo debidamente amparados por la ley.

De igual manera, el artículo 23 de la Decisión 351 manifiesta que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias (programas operativos y aplicativos). En consecuencia, al titular o titulares originarios y derivados de este tipo de creación del intelecto, le asisten los derechos morales y patrimoniales que constituyen el contenido del derecho de autor, los que para su goce durante el lapso previsto en la ley no requieren de un registro previo o inscripción ante la oficina nacional competente, toda vez que opera el principio de tutela o protección automática por el solo hecho de la creación consagrado en el Convenio de Berna, en su artículo 5,2; ya que como señala Delia Lipszyc “A diferencia de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial, el derecho de autor nace del acto de la creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa", Como se puede apreciar, la definición normativa es muy precisa ya que utiliza el término ordenador como el objeto receptor y ejecutor de instrucciones para obtener un resultado específico.

La norma establece que un ordenador es cualquier aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones. Además, incluye dentro del programa de ordenador a la documentación técnica y los manuales de uso, generando con esto un conjunto comprensivo de la operatividad del objeto a regularse?. Partiendo del hecho de que el programa de ordenador es una creación intelectual protegida por el derecho de autor, el cual reconoce y garantiza una serie de derechos, es necesario determinar quién debe ser considerado legalmente su autor y a quién corresponde el ejercicio de tales derechos.

Siendo esto así, conviene precisar en primer término la noción de autor. En los países cuya legislación es de tradición latina, tal es el caso de los Países Miembros de la Comunidad Andina, se considera autor solamente a la persona física que crea la obra, excluyéndose de esta calificación a las Lipszyc, Delia: "Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 68.

Proceso 177-1P-2013. Proceso 242-1P-2017 personas jurídicas o morales. La normativa comunitaria sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Decisión 351, así lo reconoce al contemplar en su artículo 3 que autor es “la persona física que realiza la creación intelectual”. 1.10. Asimismo, la Decisión en referencia consagra una presunción de autor al establecer en su artículo 8: “Artículo 8.- “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra”. 1.11.Al respecto señala MILLE “Los programas de computación exhiben normalmente en los envases, etiquetas y documentación de sus ejemplares, así como en sectores de su código fuente y salidas por impresoras y por pantalla las menciones de copyright usuales, generalmente en la forma prevista por el artículo 1ll-1 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor". 1.12.

Distinta a la situación que se presenta en el supuesto de la autoría, es la de la titularidad de los derechos de autor, en relación a la cual se deben distinguir dos aspectos, a saber: la titularidad originaria y la titularidad derivada. 1.13.El titular originario será siempre una persona física y le corresponde, en consecuencia, al autor.

En tanto que titulares derivados “son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos del autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho del autor (moral y patrimonial).”6 1.14.El ejercicio de los derechos patrimoniales que se derivan de una determinada obra por una persona física o jurídica distinta del autor reviste sus particularidades dependiendo que ésta sea producto del ingenio de un sólo individuo o de varios, pudiendo presentarse en este caso a su vez tres supuestos: coautoría, obras en colaboración y obras colectivas. 1.15.

Reviste fundamental importancia a los efectos del caso especítico del programa de ordenador, lo pertinente a las obras colectivas. “( ) En la actualidad es raro concebir un programa de ordenador que no sea el resultado de diversas contribuciones individuales, generalmente de difícil o imposible identificaciórT”. MILLE, Antonio, “La piratería de los programas de computación. Respuestas a las preguntas más frecuentes”, en Tercer Congreso Iberoamericano Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 779.

LIPSZYC, Delia, ob. cit. p.127 TOBAR CARRIÓN, Bernardo, en “X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales”, Quito, 1995, p. 371. Proceso 242-1P-2017 1.16.Por obra colectiva se entiende "Aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por los autores que han participado en la elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma", Cuando un programa de ordenador no se encuentra protegido por el derecho de autor 1.17.

Habiéndose realizado una explicación de lo que se protege como programa de ordenador, es preciso también aclarar que no es objeto del derecho de autor. 1.18.Para Delia Lipszyc, “( ) cuando el programador se encuentra obligado, por especificaciones internas (reglas impuesta por el programa) o externas (reglas impuestas por la legislación, la profesión, eic.), a desarrollar el programa de manera determinada que no deja alternativa, el programa no estará protegido por el derecho de autor porque es principio general de esta materia que los derechos exclusivos que confiere no se pueden adquirir ni sobre las ideas consideradas en sí mismas ni sobre los principios. '? 1.19.Para la antes citada autora, están también excluidos de protección los programas que sean explotados para operar como un producto o proceso industrial y que como tal pertenezca al área de las patentes. 1.20.

Para que un programa de ordenador sea protegible por el derecho de autor, este debe ser original y tratándose de este tipo de obras es precisamente una de las dificultades más graves que se pueden presentar. 1.21. Por su parte, el artículo 27 de la Decisión 351 dispone que: “Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.” 1.22.De manera expresa la norma antes citada determina que no constituirá transformación la adaptación de un programa por parte del usuario para su exclusiva utilización, por lo que, en el caso en concreto, el Tribunal consultante deberá verificar si el programa de ordenador cumple con la característica de originalidad para ser protegible por el derecho de autor.

LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 133. LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 107. 21. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 242-1P-2017 Las acciones por infracción de derechos de autor. Las facultades de la autoridad nacional competente. El principio de complemento indispensable en materia probatoria En el proceso interno se discute la demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual presentada por la COMPANIA CONTROLES S.A. CONTROSA en relación con la supuesta infracción de derechos de autor por parte del Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, al presuntamente utilizar el software sin su autorización. Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas.

La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIll “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor. Asimismo, establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto!, Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.

Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal. En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma Proceso 110-1P-2007.

Proceso 242-1P-2017 comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable.”!! 2.7. En cuanto a la valoración de la prueba, corresponde la aplicación del principio de complemento indispensable, a través del cual será la norma nacional la que regule este asunto. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro. 2.8.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso sin autorización de un derecho de autor, en el caso en concreto, de programas de ordenador. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 09802-2016-00529, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma, por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispfiesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ll o Cecilia Lúisa Ayltóh Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO vB En relación con el principio de complernento indispensable el Tribunal ha manifestado: “¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-1P- 94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 177, de 20 de abril de 1995). “Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so prelexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.” (Interpretación Prejudicial del 13 de tebrero de 2007, preferida dentro del proceso 158-IP-2006).

Proceso 242-1P-2017 L Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO erdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. DEAN uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.