TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de octubre de 2018 Proceso: 147-1P-2018 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00058-00 Referencia: Nulidad de la marca SAINT (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1238 del 20 de abril de 2018, recibido vía correo electrónico el 23 de abril de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los Artículos 1, 2, Literal d) del Artículo 136 y Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2012-00058-00; y, El Auto de 28 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: SAINT DE VENEZUELA C.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRIGUEZ Proceso 147-1P-2018 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante se desprende que los asuntos controvertidos en el proceso interno son: Si la marca SAINT (mixta) incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a la presunta existencia de una relación comercial entre la demandante SAINT DE VENEZUELA C.A. y el tercero interesado en el proceso interno. Si el registro de la marca SAINT (mixta), podría haber sido registrada de mala fe, NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 2, Literal d) del Artículo 136 y Artículo 172 de la Decisión 486* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.” “Artículo 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ad) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero? “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135, La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.1 1.2. Proceso 147-1P-2018 Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial.

Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fte. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacía del Ordenamiento Comunitario.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En su escrito de demanda, SAINT DE VENEZUELA C.A. manifestó que se habría desconocido su marca SAINT (mixta) y su nombre comercial SAINT DE VENEZUELA C.A. registradas previamente en Venezuela, lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Venezuela es parte.

Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino Por el principio de preeminencia?, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)? Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 669-1P-2015 del 17 de febrero de 2017. Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: “Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen.

Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [ ] Lo que resultaría entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando “a posteriorí, obstaculos constitucionales.

Tales actitudes señalarian bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las 3 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 147-1P-2018 de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera.

Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un País Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional! distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría “negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan”.* Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos*: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno ” (Subrayado agregado) En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-1P- 87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.

Textualmente, señaló lo siguiente: “2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el gerecho internacional.” (Subrayado agregado) En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario. Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349, Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico.

En. Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76. Sentencia de la Acción de Incumplimiento recaída en el Proceso 7-Al-98. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-90 de 20 de septiembre de 1990.

Proceso 147-1P-2018 En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas O nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista. Asf lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la “validez plena' de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros ” 1.6.

En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico- económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia raltíone materíae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. £ 1.7.

Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva — por aplicación de sus características “existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia — la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.” 1.8.

Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los Países Miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los tines y objetivos del Acuerdo de integración Subregional! Andino. 1.9.

Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 399-1P-2015 de 28 de noviembre de 2016.

Ibidem. Proceso 147-1P-2018 prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.11.

Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal? impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.12.

Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario.? 1.13, En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.14.En virtud de los referidos principios de autonomía y primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las E Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para segurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad ndina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a lichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” 7 ES //De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002 y 1-Al-2001 del 27 de junio ay Ss de 2002. Proceso 147-1P-2018 primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros.

En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo. 1 1.15.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario. 2.

Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular 2.1. La demandante argumentó que el registro de la marca SAINT (mixta) no debió ser otorgado al encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el literal d) del Artículo 136, toda vez que el demandante señaló que durante varios años JESÚS ROBERTO SALAZAR RODRIGUEZ actuó como Programador y Director de Proyectos de Sistemas de Informática, como Director y como representante directivo de la sociedad SAINT DE VENEZUELA C.A., lo que prueba la existencia de una relación comercial entre dichas empresas. 2.2.

En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tener es el siguiente: “Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada -) por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

($ A o SA ES ey ribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando 10 Ibidem. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 147-¡P-2018 que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado!!?. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación??, En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta!*; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse!!.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno!*, No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios “ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016, Real Academia de la Lengua Española. “Diccionario de la lengua española”, Edición del Tricentenario; “representante”, tercera connotación. http://dle.rae.es (Consulta: 2 de abril de 2018). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016. 3.4. Proceso 147-1P-2018 pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada?*.. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.. SAINT DE VENEZUELA C.A. solicitó la nulidad de la marca SAINT (mixta), por haber sido presuntamente registrada de mala fe; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.”. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.

(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.!?. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 547-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016.

Véase, de modo referencial, Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9, Proceso 147-1P-2018 causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley.

Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.18 Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.?*? Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo,?20 Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.?*! La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.?22 3.10.La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.?% Ibidem.

Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. 10 Proceso 147-1P-2018 3.11.De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.?* 3.12.

El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala te, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo,?8 3.13.Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.26 3.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 3.15.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca SAINT (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.

Ibidem. Ibidem. 11 Proceso 147-IP-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00058-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 1 ¡W; Cecilia LS Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación judicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación 12