TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de diciembre de 2018 Proceso: 369-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú Expediente interno Del Consultante: 4930-2015 Referencia: Patente de invención! Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio -2016-SDCSP-C/PJ, de 31 de mayo del 2016, recibido vía courier el 29 de junio de 2016, mediante la cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 20 literal d) y 51 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 4930-2015; y, El Auto del 27 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: JAPAN TOBACCO INC DE JAPÓN “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 2 - METILPROPANOTIOATO DE S-(2-(f (1-(2-ETILBUTIL) CICLOEXIL] CARBONIL) AMINO) FENILO] Y UN INHIBIDOR DE HMG COA REDUCTASA”, Proceso 369-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: - La negativa de la patente de invención, por no cumplir con los requisitos de novedad y nivel inventivo. - La negativa de la patente de invención por cuanto no cumplió con el requisito de claridad de las reivindicaciones. - La negativa de la patente de invención por incurrir en la exclusión a la patentabilidad establecida en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 20 literal d) y 51 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina?. Los cuales se interpretarán por ser procedentes. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los artículos 14, 16, 18 y 30 de la Decisión 486% de la Comunidad Andina, a efectos de analizar los requisitos de patentabilidad y la claridad de las reivindicaciones. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 20.- No serán patentables: (..-) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.” “Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones.

La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.” 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido 2 ll Pon a 1.2. 1.3.

Proceso 369-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. La novedad. El nivel inventivo y el estado de la técnica. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. La no patentabilidad de métodos terapéuticos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, el INDECOPI consideró que la patente de invención solicitada a registro por JAPAN TOBACCO INC DE JAPON no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, que establece: “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial*. en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la matería que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.” La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta lecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud O prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, 3 1.4. 2.2. 2.3. Proceso 369-1P-2016 Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y ta aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos La novedad En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema.

El artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”* ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2018).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016).

ZUCCHERINO, Daniel A., “Marcas y Patentes en el Gatt. Régimen legal. Editado por Abeledo 4 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 369-1P-2016 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente".

(negritas fuera de texto). Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento?, En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que Perrot. Buenos Aires1998. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de invención”.

Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2001. Págs. 702 a 704. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 07-IP-2004 de fecha 17 de marzo de 2004, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 9-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2014 Ibidem. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 369-1P-2016 antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”?, Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a tin de explotar la invención" Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

En relación a este requisito, el artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, SALVADOR, Jovani Carmen.

Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002. En relerencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. Proceso 9-1P-2014, 3.5. 3.6. Proceso 369-IP-2016 sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.!! Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios*?: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia O inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de ta técnica más cercano: De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, Pp. 76-78. Disponible en: http:/Awww.comunidadandina.ora/public/patentes.pdf.

(Consulta: 18 de agosto de 2016). 7 (ii) (ii) Proceso 369-IP-2016 En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )".*? - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. 3.7. 4.1. 4.2.

Proceso 369-1P-2016 - La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. * La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ”.** - *“ Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.*5 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: + ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión En el presente proceso, el INDECOPI señaló que las reivindicaciones 1 a 35 de la solicitud del privilegio de la patente no cumplen con el requisito de claridad conforme al artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal virtud es pertinente analizar este tema.

Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

Ibidem. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 369-1P-2016 descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.*6 Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto ( Jdeben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 17 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta'”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( )”, en cambio, ( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”? La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término".'* Procesos 284-IP-2015 de 26 de agosto de 2016 y 187-1P-2016 de 24 de abril de 2017 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El Ámbito de Protección de la Patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. GENOMA, “Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología”. España. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L.., 2004.

Pág. 48. 10 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 369-IP-2016 Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad.

En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (artículo 51). Es fundamental que sean claras y concisas (artículo 30), para que: 1.

Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”. 4.10.

Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la 5.1. 5.2. invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

La no patentabilidad de métodos terapéuticos Como quiera que en el caso bajo estudio la Oficina Nacional Competente argumentó que la solicitud pretendía patentar un método terapéutico, se hace necesario tratar el presente tema. El literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: “Artículo 20.- No serán patentables: ( ) a) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.” 11 ba pa S la] o Ñ: e, 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

Proceso 369-1P-2016 De esta manera la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluye del proceso de patentabilidad, entre otros a: i) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal y ii) los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales Con el fin de concretar el alcance de la exclusión de patentabilidad, reseñada con anterioridad, es necesario determinar que se entiende por método terapéutico para el tratamiento humano o animal.

Manuel Botana Agra señala que “el método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal emplea cualquier medio no quirúrgico destinado restablecer o mantener la salud; la terapia supone la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos tanto curativos como profilácticos”.?0 Existen casos en que un producto sirve a la vez para propósitos terapéuticos y no terapéuticos, siendo necesario analizar que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, ya que dichos productos tienen aplicación industrial tal como sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos.

Teniendo en cuenta la definición dada por la doctrina, se entiende que la prohibición sobre el patentamiento de métodos terapéuticos se fundamenta en la idea en que no se debe crear restricciones a la libre utilización de dichos métodos atendiendo a que se trata de la salud de las personas o animales. En conclusión, la Autoridad Nacional competente deberá determinar en el caso en concreto si la patente solicitada por la sociedad JAPAN TOBACCO INC DE JAPÓN, constituye un método terapéutico o no, con el fin de establecer si se encuentra inmersa dentro de la excepción de patentabilidad consagrada en el literal d) del artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 4930-2015, la que deberá adoptarla al SS renders fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 'ropiedad Industrial”, Ediciones Juridicas y Sociales S.A., 2013, pp. 142 a NOVOA, Carlos OTERO LASTRES, José Manuel;

BOTANA AGRA, José Manuel. 12 Ss) A 'Dap SS Proceso 369-1P-2016 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa AytóríGuinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Herná ero Zambrana De acuerdó con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Ihterpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. j e > La So CE do Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente' Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial | PROCESO 369-1P-2016 a y) A 2 O % = SECRETARIA > 13 o y Sy 3 o <a Pe