TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de octubre de 2018 Proceso: 66-1P-2018 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-12369 Referencia: Signo involucrado PEDIGREE LITTLE CHAMPIONS DEVICE (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS: El Oficio 0241-2018-TDCA-DMQ-RJ del 24 de enero de 2018, recibido físicamente el 26 de enero de 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial del Artículo 81, Literales d) y e) del Artículo 82 y el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 17811- 2013-12369; y, El Auto del 26 de abril de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES A SS JE Partes en el Proceso Interno S € A 2 a Demandante: MARS INCORPORATED F sE,) SY —= Proceso 66-1P-2018 Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si el signo solicitado a registro PEDIGREE LITTLE CHAMPIONS DEVICE (denominativo) resultaría descriptivo y de uso común respecto de los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 81, Literales d) y e) del Artículo 82 y el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículos 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
Proceso 66-1P-2018 2. Procede la interpretación de los Literales d) y e) del Artículo 82 de la Decisión 344, por ser pertinentes al caso. 3. No procede la interpretación de los Artículos 81 y 83 de la Decisión 344, pues no es controvertido los requisitos para que un signo sea considerado como marca, así como tampoco la denegatoria de un signo por ser similar a una marca, nombre comercial, lema comercial que pudiera inducir error al público.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de un signo por estar conformado por denominaciones descriptivas o de uso común. 2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero, E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN t. Irregistrabilidad de un signo por estar conformado por denominaciones descriptivas o de uso común 1.1.
Dado que en el presente caso, la resolución que denegó el registro del signo PEDIGREE LITTLE CHAMPIONS DEVICE como marca, sustentándose en una presunta vulneración a los Literales d) y e) del Artículos 82 de la Decisión 344, corresponde analizar el tema propuesto. 1.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; a) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
Y) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una E persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público Pp Ye, como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona DN o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 66-IP-2018 denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344, dispone lo siguiente: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
(y Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.? Por su parte, el Literal e) de la Decisión 344 establece lo siguiente: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
CJ Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 del 23 de junio de 2016. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 66-1P-2018 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en contílicto.* Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 1.10.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por 2.1. 2.2. elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado PEDIGREE LITTLE CHAMPIONS DEVICE (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría dei público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 66-1P-2018 uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da a! idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-12369, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
Proceso 66-1P-2018 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA AGISTRADO Hernán Ro: y Omero Zambrano Hugo 'AGÍ O De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i. Luis Rafael Vergara Quintero Karlá Margot iGíez Noblejas PRESIDENTE SECRETARIA a.i. Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.