TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de diciembre de 2018 Proceso: 352-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 9668-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signo involucrado TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 9668-2014-S-5*SECA-CSJLI-PJ, de fecha 15 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico en la misma techa, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 9668-2014-0-1801-JR-CA-24, y;
El Auto de 15 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. 1.1. Proceso 352-IP-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DE PERU ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo solicitado TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) es distintivo respecto a los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Determinar si el signo solicitado TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) es descriptivo respecto a los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, la cual procede por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Signos conformados por denominaciones descriptivas.
Respuestas a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, ta cantidad, el destino, el valor, ta procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para tos cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos O servicios” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 352-1P-2017 el artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; (a La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, ? La distintividad tiene un doble aspecto:3 a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de tebrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Proceso 352-1P-2017 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca 1.9. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.11.La distintividad está de la mano con el origen empresarial.
El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 2.
Signos conformados por denominaciones descriptivas 2.1. Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta realizada por la Sala consultante en cuanto al criterio para determinar si un signo es descriptivo o no, es necesario; en tal sentido, analizar el presente tema. 2.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.$ 2.3.
Elliteral e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. SECRETARIA a 9) 3) o, S Y Vibao 24 2 2. 2..4. 5. 6. Proceso 352-1P-2017 “Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: (2%) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil$. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una tuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conílicto.? Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. lo) a SECRETARIA ” + 3y De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.
De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 3.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. Proceso 352-1P-2017 ¿Cómo debe interpretarse el artículo 135 literal b) de la Decisión 486?, en lo referente:. Criterios de análisis para determinar si un signo tiene la suficiente distintividad para acceder a la protección registral.
Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Qué incidencia tiene el aspecto cromático en la distintividad de un signo distintivo? Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.2 Para mayor claridad respecto al tema de la distintividad que posee el signo distintivo la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial ¿Qué incidencia en la distintividad de un signo mixto puede aportar un elemento figurativo, cuya ubicación no es predominante dentro de la estructura del signo? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe?, como además si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 135 inciso e) de la Decisión 4867, en lo referido a: Criterios para determinar si un signo es descriptivo. ¿Cómo analizar sí el aspecto denominativo de un signo mixto tiene relación directa con el producto que pretende distinguir? Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. Ver Proceso 125-1P-2017 de 24 de octubre de 2017 de la MP, Plancha 5 Comparación entre signos mixtos, numeral 1.3 literal b. Proceso 352-IP-2017 Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 9668-2014-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 0 ¡ ¿P Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRAD MAGISTRADO Hugo Ramiro Góme MAGISTRADO Los Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Ag de Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
ES OCESO 352-1P-2017 | fra F SECRETARIA + Y, SY Y, DA 1D PR