TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de diciembre de 2018 Proceso: 113-1P-2018 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 2287-2012/DIN Referencia: Patente MÉTODO Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DEL ACUMULO DE ACRECIÓN EN UN HORNO Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. 0135-2018/DIN-CIN INDECOPI de 21 de marzo de 2018, recibido el 23 de marzo de 2018 vía correo electrónico, mediante el cual la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2287-2012/DIN.

El Auto del 26 de abril de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite presente Interpretación Prejudicial. Partes en el Proceso Interno Demandantes: PRAXAIR TECHNOLOGY, INC. y KENNECOTT UTAH COPPER CORPORATION LLC. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS 1. — De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la negativa de la patente denominada “METODO Y SISTEMA DE ELIMINACIÓN DEL ACUMULO DE ACRECION EN UN HORNO” por considerar que la misma no cumple con el requisito de claridad establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

De igual manera, el consultante tiene dudas respecto de hasta qué momento el solicitante puede modificar la solicitud de una patente. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación de la norma solicitada. 2.

De oficio se interpretará el artículo 30 de la Decisión 486*, para analizar el requisito de claridad. Ú Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.” 2 Decisión 486 de ia Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proleger sin referencia a otra reivindicación 1.1. 1.2. 1.3, 1.4. Proceso 1134P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. Modificación de solicitud de patente. Preguntas formuladas por el Organo Consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión En el presente proceso, el INDECOPI señaló que las reivindicaciones de la solicitud del privilegio de la patente no cumplen con el requisito de claridad conforme al artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal virtud es pertinente analizar este tema. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.? Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto Y deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'.*.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( )”, en cambio, “ ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.5 La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.£ Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51).

Es fundamental que sean claras y concisas Ga de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, ña Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e intelectual S.L., 2004, Pág. 48. (Artículo 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2.

Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”. 1.10. Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen 2.2. 2.3. 2.4. la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Modificación de solicitud de patente El Tribunal considera oportuno referirse al presente tema, al ser precisamente la inquietud que tiene el consultante.

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.

La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina” señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada.

Indica también que el solicitante podrá Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaría ¡General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización undial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Segunda Edición, año 2004, pp.89-90. 2.5. 2.6. realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones: Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente. Que cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas.

Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-1P-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro: Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente, o por voluntad propia en cualquier momento del trámite.

Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.

De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguiente?: Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita. Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrato del Artículo 34 de la Decisión de la 486. idem, p.34, 2.7. 2.8.

Diercasn 1134B-2013 iii) Otras de naturaleza similar. Asimismo, se admitirá la subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes: i) La corrección de un defecto gramatical o de suma, tales como, colocar mal el nombre del solicitante, error en cuanto a la fecha, errores tipográficos, entre otros”. li) La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.

Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud, Asimismo, de conformidad con el literal c) del artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas Proceso 489-1P-2017 del 7 de julio de 2016.

Precoso 1104P-2015 racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.10 2.9. Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin de determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática.

Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad rechazará las reivindicaciones correspondientes. Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad deberá determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si, por el contrario, se trata de una ampliación del objeto a patentarse. 2.10.Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. 2.11.En atención a lo expuesto, se deberá determinar si las nuevas reivindicaciones implican una modificación de la patente que no calzaba con los supuestos a tener en cuenta en el contexto de la presentación de una solicitud divisional. 3.

Preguntas formuladas por el Órgano Consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

A la luz de lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, que prevé la posibilidad que el solicitante de una patente modifique su solicitud, ¿hasta cuando se ha de considerar que una solicitud se encuentra en trámite? Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-IP-2002 de fecha 24 de mayo de 2002. La modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los países miembros. 3.2.

En particular, ¿puede entenderse que el trámite de una solicitud de patente ha concluido cuando ha entrado en etapa de ser resuelta? La norma comunitaria no regula cuándo concluye el trámite de concesión de una patente de invención, por lo que se deberá aplicar la normativa nacional. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2287-2012/DIN, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. a po Cecilia Luisa Ay! lórCiúnteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Sa mero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTRADO Proceso 113-1P-2015 0 Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10