TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de diciembre de 2018 Proceso: 175-1P-2017 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 2016-00143-00 Referencia: Lema comercial “Centro de Soluciones” Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS: El oficio N* 1281 de 17 de mayo del 2017, recibido mediante correo electrónico el 18 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-00143-00; y, El Auto del 15 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Demandante: SERVIENTREGA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE _——— COLOMBIA [E SECRETARIA 1.1. 1,2, Proceso 175-IP-2017 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si el signo solicitado como lema comercial “CENTRO DE SOLUCIONES” asociado a la marca notoria SERVIENTREGA!, es descriptivo y carece de distintividad.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se solicitó el signo “CENTRO DE SOLUCIONES” como lema comercial, en tal sentido corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa cornunitaria sobre marcas.
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada Para distinguir productos de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) b) carezcan de distintividad;
( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a Proceso 175-1P-2017 como complemento de la misma. 1.3.
De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos? ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.” 1.4.
En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente?: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). 1.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 1.6.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad*, 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2.1.
En el proceso la SIC determinó que no corresponde conceder el registro del lema comercial “CENTRO DE SOLUCIONES”, toda vez que el mismo Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014. = == Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012. pde DE > se 19 e Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-1P-2004 del 1 de diciembre de 2004.
(De $ SECRETARIA ” || DA LANA E 2.2. 2.3. 2.4. 2.9. 2.6. Proceso 175-1P-2017 carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; le)" La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor*, La distintividad tiene un doble aspecto”: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas?, El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al 6 7 Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016. DE De TA Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.7. 2.8. 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 175-1P-2017 tipo de producto o servicio que el signo identifica.
En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que Operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Signos conformados por denominaciones descriptivas.1. En el presente caso, la SIC señaló que el término CENTRO DE SOLUCIONES es descriptivo respecto de los servicios. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar”, El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Proceso 175-1P-2017 descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil!” Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 3.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto**, 3.6.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2016-00143-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo, dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Vl L4l / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 10 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. -De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de MaYe de 2016.
FIN o” a N A tl > A | Proceso 1 76-1P-201 E ñ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. / c: A M Luis Rafael Vergara Quintero Luis FelipelAguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ga a 1% > E Q SECRELARAS > 7 S)