TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 01 de febrero de 2019 Proceso: Asunto Consultante: Expediente interno Del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 192-1P-2017 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 6561-2013-0-1801-SP-CA-08 Infracción a los derechos de propiedad industrial Hernán Rodrigo Romero Zambrano El oficio No. 6561-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ de 9 de mayo del 2017, recibido vía correo electrónico el 26 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 6561-2013-0-1801-SP-CA-08; y, El Auto del 15 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

E 2 SECRETARIA, NN A E) +, uy UNIDAD >> Ji? iy ¿Se deja constancia que si bien en el Oficio No. 6561-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, la Sala solicitó la Y interpretación del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, el Tribunal procede a interpretar el Artículo 244 de la misma Decisión, referido en el informe de consulta de Interpretación Prejudicial, el fismo que resulta ser pertinente según los antecedentes del caso.

Proceso 192-1P-2017 A.

ANTECEDENTES Demandante: PHONIX S.A.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLCA DEL PERÚ PHONIX WORLD S.A.C. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

La presunta infracción por parte de PHONIX S.A.C. respecto del uso de las marcas PHONIX. 2. El primer uso del nombre comercial PHONIX 3. Prescripción de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, mismo que se interpretará por ser procedente.

De oficio se interpretará los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina?, por ser parte de la controversia los 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 244.- La acción por infracción prescrbirá a los dos años contados desde la fecha en que al titular tuyo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.

Ñ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puedo constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inserta en un registro de personas o sociedades mercantiles, AS “Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las eS pérsonas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. y C > 2 < PS Y Proceso 192-1P-2017 derechos sobre el nombre comercial y la infracción a los derechos de un nombre comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. 2. El nombre comercial. Características y su protección. 3. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida al demandado por parte de PHONIX S.A.C., resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente”: “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombro comercial se adquiero por su primer uso on el comercio y tormina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192,- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier torcero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación intoma de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191".

Cabe señalar que las enseñas comerciales se rigen de acuerdo con lo dispuesto por la normativa referida a nombres comerciales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 200 de la Decisión 488 de la Comunidad Andina, AN | / > S SA Proceso 192-1P-2017 Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” 1.2.

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:* a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (1 Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.6 1.4.

Del comportamiento estipulado en el Articulo 192 antes mencionado, se prevé que el titular de un nombre comercial o enseña comercial podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con su autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido artículo: LE pl DE VES 3. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. AN ez e % ¿Ner Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. y Mer Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

EC RETARI A Z, Sy O y, SO UNIDAD! e 74 Y ln 1.5. 1.6. Proceso 192-1P-2017 a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado". c) Posibilidad de generar un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, es necesario que nos encontremos frente a signos notoriamente conocidos. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Artículo 192 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro para imposibilitar determinados actos en relación con este o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.* Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o enseña comercial y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de un signo distintivo, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157 y 158 de dicha norma.*" Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en confiicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”, (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 recaída en el Proceso 70-1P-2008).

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 101-1P-2013 del 2 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. ¡A 1.8. 1.9. 1,10, DIT Proceso 192-1P-2017 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de un signo por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. ** A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015*?, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. El Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. “ 12 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. En la menclonada Interpretación se indicó lo siguiente: $ 00] 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya caracteristica es de ser actual e inminente, toda vez que su > ZA DE objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

S bs y Proceso 192-1P-2017 1.12. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica**, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada.

Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.13.Las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.14.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 1.15.En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). 13.

Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General, En: Revista “Derecho £ Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho £ Sociedad conformada por ¡A estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, 47.

N' 37, pp. 268 y 269. Y S 7 1.16. Proceso 192-1P-2017 - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.17.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el 1,18, 1.19. 1.20. gan DES z éÉ / 2) SECRETAR AN > Y, Ss ya JA?) conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita 8 vi ) Y y) x/ 1.21. Proceso 192-1P-2017 que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.22.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 1.23. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 2h 2.2, 2.3. 2.4, en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción y, posteriormente, se deberá comparar el signo base de la acción con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. El nombre comercial.

Características y su protección En el presente caso se alega la confusión con el nombre comercial PHONIX, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial. ** El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como * cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial FS ns) yo ES e 2er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013. >: Proceso 192-1P-2017 da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial 2.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes?*: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales, - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 2.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 2.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.** 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009, 35 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial Z pi DE AN*581 del 12 de julio de 2000.

ES SA 10 Proceso 192-1P-2017 2.8. Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.*” 2.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.* 2.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se 7 Ibidem. > AS OB > Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998. BR é, N 11 (2 PEN IN te 5 ¡E Proceso 192-1P-2017 presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 3.

Absolución de las preguntas del Consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

¿Si mantener el origen empresarial común entre PHONIX WORLD S.A.C. y PHONIX S.A.C. le otorgaba derecho a la primera alegar infracción a su derecho exclusivo? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 3.2. ¿En el caso de autos se puede hablar de mala fe al momento de presentar la denuncia por el uso indebido de un nombre comercial, pese a existir un acuerdo verbal entre las partes para el uso del nombre comercial? La determinación de existencia de mala fe es una facultad que corresponde al juez nacional, en base de las pruebas que obran en el expediente. 3.3.

¿Si en el caso de autos, aplica la figura de la prescripción? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 3.4. ¿De ser así según los antecedentes, desde cuando debe computarse el plazo de prescripción? La respuesta a la pregunta se encuentra desarrollada en los Puntos 1.16 y 1.17 del Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

Y IN PE, 12 — o! _ SECRETARIA >|) Woan 7 Proceso 192-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 6561-2013-0-1801-SP-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 7 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Ap: MAGISTR De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. | t 'Ñ Hugo Ramiro Gómez Ap: Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO A Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación —— prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación S pl len o Oficial del Acuerdo de Cartagena. ps e Ñ 13 A No ECRETARIA )