TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 01 de febrero de 2019 Proceso: 341-1P-2017 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 2017-85646 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 1003-369-2017 del 13 de septiembre del 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2017-85646; y, El Auto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.

ANTECEDENTES Demandante: JUAN SEBASTIÁN DUQUE LOAIZA Zi DE wo Demandados: CLAUDIA JANETH DAVID BETANCUR Y Ay > 2-7 o > SECRETARIA Proceso 341-1P-2017 ESTEBAN SANTIAGO VILLANUEVA GUZMAN LUIS FERNANDO ECHANDIA URIBE ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: La presunta infracción por parte de los señores CLAUDIA JANETH DAVID BETANCUR, ESTEBAN SANTIAGO VILLANUEVA GUZMAN y LUIS FERNANDO ECHANDIA URIBE respecto del uso en su establecimiento comercial del signo CLANDESTINO CASA COMEDOR, sin autorización del titular del mismo, El primer uso de un nombre comercial CLANDESTINO RESTAURANTE previo al registro de una marca.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mismo que no será interpretado por cuanto la controversia versa sobre infracción a un nombre comercial. De oficio se interpretarán los articulos 190, 192 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, por tratarse de infracción por el uso de un nombre comercial y la prescripción de la acción por infracción. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un ostablecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombro comercial. Puede constituir nombre comarcial de una empresa o establocimianto, entre otros, su denominación social, razón social U otra designación inscrita en un registro de personas o sociodades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones u razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiore causar confusión O un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamionto injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comorcial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. AAN m LE 12 Proceso 341-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar El nombre comercial.

Características y su protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. Comparación entre signos denominativos. Absolución de la pregunta formulada por la consultante ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida al demandado por parte de JUAN SEBASTIÁN DUQUE LOAIZA, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente?: “Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impodir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarlo un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Cabe señalar que las enseñas comerciales se rigen de acuerdo con lo dispuesto por la normativa referida a nombres comerciales, conforme a lo dispuesto en el Articulo 200 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Ver Interpretación Prejudicial recaida an al Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.

SECRETARIA 1.3. 14 Proceso 341-1P-2017 pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos, El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.* Del comportamiento estipulado en el Artículo 192 antes mencionado, se prevé que el titular de un nombre comercial o enseña comercial podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con su autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor*, A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido artículo: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 4 pg Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recalda on el Proceso 346-11*-2015 del 7 de diciembre de 2015. UN RN z. Le a > 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 341-1P-2017 b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Posibilidad de generar un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, es necesario que nos encontremos frente a signos notoriamente conocidos. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Artículo 192 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro para imposibilitar determinados actos en relación con este o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.” Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o enseña comercial y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de un signo distintivo, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157 y 158 de dicha norma.$ Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de un signo por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.9 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” iesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto pienso que está adquinendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diforente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el *.. siesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del produclo, al adquirirlo piense que ol productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial det 2 de julio de 2008 recaida en el Proceso 70-1P-2008), Ver Interprotación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 del 2 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. il Proceso 341-1P-2017 1.8.

A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015*%, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente. 1.9.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.10.El Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última voz.” 1.11.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.12.Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica!*, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este Único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. 2 En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: “(..-) 27. Como ya se explicó lineas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpelrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica os de ser aclual e inminente, toda vez que Su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se comela.

(..F sl Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Proscripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En Revista "Derecho 8 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 2 Sociedad conformada por a estudiantes do la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, F pl DE Je 37, pp-268 y 269.

E SN 6 Proceso 341-1P-2017 b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad juridica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1,13.Las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.14.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 1.15.En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo, - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.16.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el FAL DE Pp ve 7 Proceso 341-1P-2017 denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.

La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.17.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.18.Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente O compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.19.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.20.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta 1.21, califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Proceso 341-1P-2017 1.22.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraria la infracción. 1.23. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción y, posteriormente, se deberá comparar el signo base de la acción con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Elnombre comercial. Caracteristicas y su protección 2.1. En el presente caso el demandante alega la infracción, confusión y utilización de la del nombre comercial CLANDESTINO CASA COMEDOR, de propiedad del demandante, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial, 2.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.*? 2.3.

El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como * cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una emprosa, o a un establecimiento mercantil.” 2.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial 2.5. Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes!?: - El objetivo del mombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 2 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013.; pi DEB,.. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2008. di S pe Ñ “SS 9 R ha 7 >| SECRETARIA 2.6. 2 2.8, Proceso 341-1P-2017 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona “natural o la razón social de la persona juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social, Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Articulo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad juridica para los competidores”. ** Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libora de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas Vor Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial 10 2.9. Proceso 341-1P-2017 dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se prelende el registro”. mE Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar” el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. * 2.10,La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso 2.11. real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; O, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 2.13,Por lo antes expuesto, quien sustente una acción por infracción de un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Procoso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998 11 3.1. 3,2, 3.3. 3.4, Proceso 341-1P-2017 La enseña comercial y su ámbito de protección En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que el demandante señaló que es titular de la enseña comercial CLANDESTINO RESTAURANTE.

La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Articulo 200 de la Decisión 486*” desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra intimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.

El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.

Es por ello que el r Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 200 - La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombra comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro.” 12 441. 4.2. 4,3. Proceso 341-1P-2017 Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

Comparación entre signos denominativos Se aborda el tema a fin de contestar la pregunta formulada por el consultante. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1$ En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:*? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: "7. m. Ling Unidad minima con significado léxico que no prosenta morfemas gramealicales; p. ej, sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, for en enterráis. Disponible an: hitp://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 13 Proceso 341-1P-2017 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de ex presar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Porlo general en el lexema está ubicada la sllaba tónica..

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado, En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya Absolución de la pregunta formulada por el Consultante Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *1, m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos 2. m. Gram. Por oposición a loxema, morfema gramatical; p, ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero, 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural." Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de 4.4. expuestas. 5. a morfemas: mujer y -es. 8 DE Re de 2018). 14 Proceso 341-1P-2017 normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 5.1.

¿Cuáles son los criterios de comparación que se debe aplicar al momento de cotejar un nombre y una enseña comercial?. La contestación a esta pregunta consta en el Tema 3 Apartado E de la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2017-85646, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán 180 Romero Zambrano Hugo Ra Gómez MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. 15 Proceso 341-1P-2017 Hugo SEGRETARIO | Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16.