TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 01 de febrero de 2019 Proceso: 368-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno Del Consultante: 1641-2015-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Nulidad de la marca GOLFETTO y logotipo Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 1641-2015-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 19 septiembre del 2017, recibido mediante correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1641-2015-0-1801-JR-CA-26.

El Auto del 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: JAVIER ESTEBAN GUIULFO GARCÍA Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA E JUST po E / > e | IN iS y > V Z a Ae <| So Y Proceso 368-1P-2017 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ GOLFETTO SANGATI SPA B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si el registro de la marca GOLFETTO y logotipo fue obtenido de mala fe.

C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, el mismo que se interpretará por ser procedente. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. 2. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala Consultante.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

1.1. GOLFETTO SANGATI SPA solicitó que se declare la nulidad de la marca GOLFETTO y logotipo por mala fe en la solicitud del registro. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema. 1.2, El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 172,- La autoridad nacional compelente decretará de oficio o a solicitud de cualquior persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando so hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquior persona, la nulidad relativa de un registro do marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de! registro impugnado.

Las accionos precedentes no afectarán las que pudieran correspondor por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causalos que hubiesen dejado de ser aplicables al tiompo de resolverse la nulidad, Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para dos cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o Lay DE y ¿Saro jos, y se eliminarán del registro de la marca.” 6 E P| IF SECRETARIA * || XI >/ < Sy “9 1.3. 14. 1,5. 1.6.

Proceso 368-1P-2017 "Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubioso concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efocluado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concosión del registro impugnado." La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrato del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes dos supuestos: () El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Articulo 136 de la Decisión 486.

(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado coma un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema juridico.

El- ordenamiento juridico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.? El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.? Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.* Véase, de modo referencial, Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.

Ibidem 7. 1.8. 4.9. Proceso 368-1P-2017 Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las especificas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento, Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo,5 Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.* La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.” 1,10.La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas TEL las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.* De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar ina marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.? 1.12.

El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo. 1 Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015 Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.

Ibidem. Véase, de mudo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. Véase, de modo referencial, el l"roceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Ibidem. Proceso 368-1P-2017 1.13,Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.*' 1.14.En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocia perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 1.15.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca GOLFETTO y logotipo, incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, 2. —Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso, 2.1.

¿Cuáles son los criterios para determinar si un signo no registrado es pasible de protección mediante la acción de nulidad por mala fe? Si el signo no está registrado no es posible la nulidad del registro inexistente. [A 5 [F SECRETARIA ” || WO T/ 7 2 a O) Proceso 368-1P-2017 2.2. ¿Qué indicios puede considerarse para determinar que el registro de un signo se obtuvo de mala fe? La respuesta a la pregunta formulada se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 2.3.

En una denuncia de nulidad por mala fe es posible evaluar los documentos destinados a acreditar el uso anterior de una marca no registrada dentro del territorio? Sí es posible. 2.4. Se acredita la mala fe en el registro si el signo que accede a él es idéntico a una marca registrada en un país no miembro de la Comunidad Andina en el que los mismos productos se comercializan con anterioridad a la solicitud de registro del signo inscrito en el territorio? En el escenario en el que un registro se ha obtenido de mala fe, sí se puede anular este registro si se acredita que quien lo obtuvo conocía que dicha marca estaba registrada en otro país. 2.5 ¿Los requisitos que legitiman a “cualquier persona” para solicitar la nulidad de una marca cuando su registro se hubiera efectuado de mala fe? La respuesta a la pregunta formulada se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 1641-2015-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interprete ión Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 368-1P-2017 Hugo Rámiro Góm pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Felipe Agui f Feijoó. Hugo Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.