TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 161-P-2017 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante; 03688-2015-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Cancelación Lema Comercial LE LLAMA LA LLAMA Magistrada Ponente;

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3688-2015-0/5'*SECA-CSJLI-PJ del 9 de mayo de 2017, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó* interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 03688-2015-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto de 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial, ap DE: JENS SN i.. en el Oficio se solicitó la interpretación del articulo 136 literal a) de la Decisión 486, en el Y Y rme de la consulta y en el Aulo de 12 de octubre de 2016, se aprecia que la solicitud recae E 2 0- Ss e los artículos 228, 229 y 230 de la Docisión 486.

Ú SECRETARIA > (9) </ N e) IS ) NE SY | 0 (o lea le 1 | NO LE 1.2. 1.3. 1.4. 1.5, 1.6. 1.7. 1.8.

1.9. OS ADE y <P SECRETARIA Proceso 161-1P-2017 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante - FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES El 16 de octubre de 2012, el señor Juan Antonio Mory Córdova, solicitó la cancelación por falta de uso del lema comercial LE LLAMA LA LLAMA, registrado para acompañar a la marca FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO, para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO S.A. Al contestar la demanda el titular argumentó que su lema comercial no podía ser cancelado, toda vez que era notoriamente conocido.

El 10 de julio de 2013, mediante Resolución 1986-2013/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declaró fundada la demanda y ordenó la cancelación del lema comercial. El 12 de agosto de 2013, la titular del lema comercial, presentó recurso de apelación en contra de la Resolución antes enunciada. El 19 de diciembre de 2014, mediante Resolución 4764-2014/TPI- INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI, ratificó la resolución impugnada.

El 20 de abril de 2015, FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO S.A., presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la antes mencionada resolución. El 27 de mayo de 2016, mediante Resolución 09, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, declaró infundada la demanda. El 14 de junio de 2016, el titular del lema comercial cancelado, presentó recurso de apelación en contra de la Resolución No, 9, Mediante Auto de 12 de octubre de 2017, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso olicitó interpretación prejudicial, Proceso 161-1P-2017 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Sala consultante solicitó en su Oficio de 9 de mayo de 2017 la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, en el informe de consulta de interpretación prejudicial y en su Auto de 12 de octubre de 2016, se enuncia que se solicita la interpretación de los articulos 228, 229 y 230 de la Decisión 486”. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entro otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquior Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica do su utilización, dentro o fuera de cualquior Pais Miombro; c) la duración, amplitud y oxtensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la prosentación en ferias, exposicionos u otros eventos de los productos o servicios, dol establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingrosos de la empresa lilular en lo quo rospecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en ol plano intemacional como en el dol País Miembro en el que se protondo la protección; f) ol grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de podidos de personas interesadas on obtener una franquicia o licencia dol signo en determinado terntorio; o, l) la existencia de aclividados significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud do registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” "Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a tn signo por el solo hecho que: a) no eslé registrado o en trámite de registra en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios. o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, €) no sea notoriamente conocido en el oxtranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como seclores pertinontes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del lipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución v comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, €) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los quo se aplique.

LDE y Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará quo sea conocido dentro de p GU IS cualquiera de los sectoros referidos en los literales antoriores. * A Proceso 161-1P-2017 Procede la interpretación de los artículos 228 y 230 por ser aplicable al caso los sectores donde se reconoce como notoria una marca. No se interpretará el artículo 229 de la Decisión ya que discute la calidad de notoria de una marca bajo los parámetros de dicha norma.

De oficio, se interpretarán los artículos 165 y 167 para analizar la figura de la cancelación por falta de uso, los artículos 175, 177, 178, 179 para referirnos a los lemas comerciales y del artículo 224 de la citada Decisión*, puesto que corresponde analizar el tema de los signos notoriamente conocidos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 165.- La oficina nacional compotente cancelará el rogistro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miombros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicio la acción de cancolación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarso como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo provisto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancolación antes de transcurridos tres años contados a partir de la focha de notificación de la resolución que agote ol procedimiento de rogistro de la marca rospectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos do los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará on cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarso cuando el titular domuestre que la falla do uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al títutar del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comercialos, documentos contables o certificaciones do auditoria que domuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las morcancías identificadas con la marca, ontre otros.” “Artículo 175,- Los Países Miombros podrán rogistrar como marca los lemas comercialos, de conformidad con sus respectivas legislaciones naciorialos.

Se entiende por lema comercial ta palabra, frase o loyenda ulilizada como complemento do una marca.” “Artículo 177.- No podrán rogistrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos 0 marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” “Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual 50 asocia y su vigencia estará sujota a la del signo.” “Articulo 179.- Serán aplicables a este Tílulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presento Decisión.” “Articulo 224.- So entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal on cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemento de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." n2+9N m 1.1. 1.2. 1.3. 14.

Proceso 161-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

Pregunta de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se discute la cancelación por falta de uso del lema comercial LE LLAMA LA LLAMA (denominativo), en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos! ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.” En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente?: Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 176 de la Decisión 486).

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 9-1P-2013 del 6 de marzo de 2013, 186-1P-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-1P-2014 del 30 de abril de 2014. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 180-1P-2011 del 14 de marzo de 2012. 5 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9, Proceso 161-1P-2017 - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (articulo 177 de la Decisión 486). El artículo 178 de la Decisión 486 dispone que un lema comercial deberá ser transferido con el signo al que se le asocia y de igual manera su vigencia estará sujeta a la marca que acompaña, sin ir más allá en cuanto se refiere a las otras acciones que se pueden plantean en contra de este tipo de signos como la acción de cancelación, nulidad.

El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad".

No solo son aplicables los requisitos para el registro de un lema comercial los de una marca, sino también las normas pertinentes y que son necesarias, como el caso de cancelación, nulidad, notoriedad. En cuanto a la cancelación de un lema comercial, que es precisamente el caso en análisis, la interpretación de este Tribunal es que es totalmente viable ya sea por falta de uso, por vulgarización o por notoriedad de una marca que a la fecha de solicitud del lema era similar o idéntica al lema concedido. 1.10.

Si bien el lema comercial se encuentra ligado a una marca y es accesorio a ella, la obligación de su uso se hace necesaria de manera independiente para asi evitar su cancelación. 1.11.Por lo antes expuesto, al ser aplicables las normas de las marcas en cuanto a la acción de cancelación y notoriedad, en la presente interpretación prejudicial se analizará la figura de la cancelación por falta de uso de una marca y la notoriedad de una marca. 6 2.1. 22 2.3, 2.4, 2.5. 2.6.

Proceso 161-1P-2017 Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento Al ser aplicables las normas de las marcas a los lemas comerciales en cuanto a la acción de cancelación se analizará la figura de la cancelación por falta de uso de una marca. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro del lema comercial LE LLAMA LA LLAMA (denominativo), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no Usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente.” Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización,? El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.? El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2018. Ibidem. Proceso 161-1P-2017 2.7. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:*? 34 3.2. a) b) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación, Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso Debido a que en el presente caso se está discutiendo si FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO S.A. no ha logrado acreditar el uso del lema comercial LE LLAMA LA LLAMA (denominativo), resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4,5, <“ Proceso 161-1P-2017 El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Al ser aplicables a los lemas comerciales las normas de las marcas en cuanto a la notoriedad, en la presente interpretación prejudicial se analizará la figura de la notoriedad de una marca.

Como en el proceso interno se argumentó que el lema comercial LE LLAMA LA LLAMA (denominativo) no debió ser cancelado ya que era notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI!, bajo el cual los articulos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente!!.

El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Los circulos empresariales que aclúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique 9 Proceso 161-1P-2017 b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros, c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 4.6. De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique!'?.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente*?. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese pais miembro!* Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es ye Artículo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebuok, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, mi fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

DE, E y IES Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad US > o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada a DN 10 fa > [[* SECRETARIA | Proceso 161-1P-2017 protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente'*.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba". La marca notoria extracomunitaria'” no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo!3. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. his La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), asi como evitar ol aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). lod En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, doborá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los lérminos de lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria exiracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia a desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir Y pr DE SJ Ys, el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio ¿ o andino. (AN tl >) 11 4.7. 4.8.

Proceso 161-1P-2017 En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.7.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido, 4.7.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.7.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.7.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 12 Proceso 161-1P-2017 Prueba de la notoriedad 4.9, La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.10.El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; [) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtonor una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; 1) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” 4.11.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi > DEJAS lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante Y <p Ú IN cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, ES a “oy, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 13 Proceso 161-1P-2017 4.12.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!?. La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 4.13.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 4.14.Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido pais.

La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 4.15.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación??. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.

Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. Como afirma Gustavo león y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, do una interpretación sistermálica y telcotógica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está oxceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones 14 Proceso 161-1P-2017 4.16.Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser Usada en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 4.17.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 5.1, determinar el lema comercial LE LLAMA LA LLAMA (denominativo) cuyo titular es FERIA INTERNACIONAL DEL PACÍFICO S.A., probó que era notoriamente conocido y que estaba en uso en el mercado.

Pregunta de la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿La notoriedad de una marca como excepción a la caducidad de esta por falta de uso. Estableciendo los criterios temporales relevantes para este caso. S.A.C, — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cil., p. 469) a su vez alos siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento. * Por otra pante, la calidad de notoria de la Marca no depende do su so en el pals, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En oste orden de ideas, puede considerarso que la marca notoria registrada no os objoto de cancelación por falla de uso, an virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 4865 "540 Motke Mendez, Ricardo.

“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. en Revista de Estudios Sociajuridicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembro do 2007, pp. 106 y 107." *Si bien es suficiente para logitimar la intervención dentro de esta acción ol presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de pormitiro la norma facullaría a que cualquier torcor interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más ospecificos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues esle está acostumbrado a obtener cierta aplilud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su proferoncia**” "541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabo la cancelación de registro por falla de uso respecto de una marca notoría? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Roviow, Rovista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8." 15 Proceso 161-1P-2017 Como se ha manifestado en la presente interpretación prejudicial, una marca debe utilizarse para evitar su cancelación. Si una marca es notoria, se entiende que está en el mercado, que su público la identifica y se comercializa, dicha categoría la debe probar su titular y demostrar mediante pruebas que justifiquen que está disponible y que alcanzó ese grado de reconocimiento, conforme a los lineamientos que se han desarrollado en el Tema 4 de la presente interpretación prejudicial, Como Tribunal no podemos establecer los criterios relevantes para el caso en concreto, deberá ser la autoridad quien deberá analizar las pruebas que reposan en el expediente y verificar si el signo se usó o no en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 03688-2015-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Y Ap Ye A, Cecilia uíisa e Geñcros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGIS 16 Proceso 161-1P-2017 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Y j sa ) hs En A Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. > => a DE J, zz (65) an 114 yd - SECRETARÍA >) > la) 2/) VIDAD y