LA p AS L o b-> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de febrero de 2019 Proceso: 456-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 2 con sede en Guayaquil de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 09802-2016-00523 Referencia: Nulidad del registro de la marca: “LA DURITA” (mixta) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 2177-TDCAG-17-09802-2016-00523 de fecha 12 de diciembre de 2017, recibido vía courier el 14 de diciembre de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N” 2 con sede en Guayaquil de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso N* 09802-2016-00523 y;
El Auto de 3 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR PR LN Om Ni SECRETARIA ?” || Proceso 456-1P-2017 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Tercero Interesado: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante, los temas controvertidos en el proceso interno consisten en determinar: 1.
Sila marca DURITA (mixta) para los productos comprendidas en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza es descriptiva y de uso común. 2. Siel registro de la marca DURITA (mixta) se efectuó de mala fe. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 4, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486' de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente procede la interpretación del artículo 172 por ser procedente. No procede la interpretación de los artículos 1, 136 literal b), 138, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que la controversia no radica en el alcance del principio de trato nacional, la irregistrabilidad de un signo por contener un nombre comercial, los requisitos para la solicitud de un registro de marca y el nombre comercial.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad As ina. - “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decrelará de oficio o a solicitud de cualquier porsona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos producios o servicios, L P 14. 1.2. 1.3. Proceso 456-1P-2017 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales e) y g) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar la irregistrabilidad de signos descriptivos y de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. argumentó que la marca DURITA (mixta) es descriptiva respecto a los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y que los términos DUR o DURA son de uso común resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las exprosiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(-.) ===. 4) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto DE y US o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;” SS N 1.4. 1.5, 1.6. A 1.8. Proceso 456-1P-2017 los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno 0 más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil*.
Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) f) consistan exclusivamente en un signo O indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (-.)" Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas O técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate*. identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo”.
La expresión genérica puede Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir 3 4 2 DEJA Je USA De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015.
Ibidern. == Ibidem. 1.9. Proceso 456-1P-2017 determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza?. De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: l:) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(..)” 4.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados 1.11. exclusivamente por designaciones comunes oO usuales, las palabras O partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca”. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto*. 4.12.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por 2.1. elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe Debido a que solicitó que se declare la nulidad de la marca DURITA (mixta) por mala fe en la solicitud del registro, resulta pertinente analizar el presente 7 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. $ 02 JU De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2016 del 19 de mayo de 2016. vz S ] Sl 0 er Y 5 2 A 109 AR - a) <X ES AE z N Y € S So 22 Proceso 456-1P-2017 tema.
El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: "Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o_a solicitud_de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” 2.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la 2.4. 2.5. 2.6. Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (i),— El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486.
(ii), El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas juridicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.* El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno%0, Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal!*.
Véase, de modo referencial, Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18, 9 Ibidem j Ay DE JA Ibidem. 3 nn e 6 NE W (E SECRETARÍA _) ÑN 3) No Sy Proceso 456-1P-2017 2.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo??. 2.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad.
El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente, Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca!?, 2.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado**. 2.10.
La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca!'. 2.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros*£. 2.12.El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo?” 1 Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. e Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.
Li Ibidem. le Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015. 15 Véase. de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. VS A y2 e % ' 14 A 7 [E SECRETARIA ” || Proceso 456-1P-2017 2.13. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.
Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente1?, 2.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría asi un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2.15.
De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca DURITA (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 09802-2016-00523, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que ron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del del Estatuto del Tribunal. A uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 456-1P-2017 Hugo Ól pac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario M ES: INN | AS Hugo Ramiro Gómez Cc Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 456-1P-2017 |