l F SECRETARIA ” || TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de febrero de 2019 Proceso: 91-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-03-24-000-2010-00519-00 Referencia: Signos involucrados: NATURASYS -— NATURAL SYSTEMS (mixto) / NATURASYS — NATURAL SYSTEMS (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 0547 de fecha 1 de marzo de 2018, recibido vía correo electrónico el 5 de marzo de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso N* 11001-03-24-000-2010-00519-00 y;
El Auto de 12 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: JAIME PULIDO BARRANTES Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE == COLOMBIA (AN > || q /) O, Y Y Í ' | YS yQ = x > Proceso 91-IP-2018 Tercero Interesado: NATURAL SYSTEM INTERNATIONAL CORP ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar el supuesto derecho preferente derivado de una acción de cancelación por falta de uso de la marca NATURASYS -— NATURAL SYSTEMS (denominativa) a favor de JAIME PULIDO BARRANTES para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los articulos 165 y 168 de la Decisión! antes mencionada por ser procedente.
No procede la interpretación de los artículos 135 literales a), b) y f), 154, 155 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no se discute la distintividad intrínseca de la marca ni la acción por infracción ya que no se encuentra en discusión los derechos conferidos por el registro marcario. 2 DE y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno do los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años conseculivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa on un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agole el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando ol titular demuestre que la falla de uso se debió, entra otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede ON limo en la vía administrativa? SECRETARIA > || D. 1,1, 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 91-IP-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. 2. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca NATURASYS -— NATURAL SYSTEMS (denominativa) para distinguir productos comprendidos en las Clase 3 y 5 de la Clasificación Internaciones de Niza, es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente?. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización?.
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva!.
El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016, 1.6. Proceso 91-IP-2018 que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente”: a) Legitimación para iniciar el trámite.
De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.
El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.
Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación 2. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada 2.1.
En el proceso interno el demandante JAIME PULIDO BARRANTES argumentó que tiene derecho preferente sobre la marca NATURASYS -— NATURAL SYSTEMS (denominativa) en virtud de la solicitud de cancelación realizada. Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado. 2.2. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486.
AS $ VS AN l Xx = “ 4 [[* SECRETARIA ” || IN a z J) 2.3. 24 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9, En Proceso 91-IP-2018 Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas?. El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.
De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.
Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.
Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro. los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala CABANELLAS, Guillermo.
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, Décima _ Sexta Edición, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125, Proceso 91-IP-2018 consultante al resolver el proceso interno 11001-03-24-000-2010-00519-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac A [o] De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario Mo! Im ac Luis Felipe Alla Féijoó SECRETARIO | | Hugo Ramiro Gómez RESIDENTE | Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 91-1P-2018 | AF DE TS = 5 | / x (E SECRETARIA <) 2) NO Sy S Y/ NG YSL SIDAD > SS