ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 28-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00471-00 Referencia: Signos involucrados ROMANCE RELAX (mixto) / ROMANCE RELAX (denominativo y mixto) y COLCHONES ROMANCE RELAX (denominativo) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 0007 del 12 de enero del 2018, recibido mediante correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 191, 194, 195 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00471-00; y, El Auto del 16 de julio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: ESPUMADOS S.A. SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIAO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA union YNIDA S _=_—_—_—_— Pa p >= ¡Ns m 1.1. 1.2. Proceso 28-1P-2018 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos, son los siguientes: Nulidad de un depósito de enseña comercial por la existencia previa de otro deposito de enseña comercial y de registros marcarios.

La supuesta coexistencia de los signos en conflicto. La conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 191, 194, 195 y 200 de la Decisión 486' de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 200 por tratarse la controversia sobre el registro de una enseña comercial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La enseña comercial y su ámbito de protección. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Coexistencia pacífica de signos. Nulidad del depósito de la enseña comercial. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La enseña comercial y su ámbito de protección El Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que en el proceso interno se discute sobre la legalidad de una Resolución mediante la cual se concedió el depósito de una enseña comercial.

La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486? desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 200 - La protección y depósito de los rótulos o enseñas so regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. * >.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - > sAltículo 200.- La protección y depósito de los rófulos o enseñas se regirá por las disposiciones ráa vas al nombro comorcial, conforme a las normas nacionales de cada Pals Miembro.” | 2 Proceso 28-1P-2018 entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. 1.3. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra [ntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores. 1.4.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.

El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.

Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. 2. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza 2.1 En razón de que en el proceso interno se alegó que no existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe só = DE b similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se ES Ss SN indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión Ñ SECRETARIA * NA 2.3 2.4 Proceso 28-1P-2018 486.5 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba “que sean diferentes.* > Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro, En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para ol Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional ida en el párrafo anterior no determinarán 1: similitud nj la disimilitud de los productos o servicios indicados oxpresamente.” (Subrayado agregado) » Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, 2.5 2.6 b) Proceso 28-1P-2018 productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema-o pasta dental o de dientes (dentifrico) se: complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva, Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o 2.1 3,2. 3.3. 3.4.

Proceso 28-IP-2018 la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v:g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

Coexistencia pacífica de signos. Por cuanto en el proceso interno se alegó que el signo ROMANCE RELAX ha sido utilizado por distintos titulares de forma pacifica durante varios años, el Tribunal analizará el presente tema. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 3.5 3.6 3.7 Proceso 28-1P-2018 La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de- diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.2. 4.3, 4.4, 4.5. 4.6. 4.7.

Proceso 28-1P-2018 Nulidad del depósito de la enseña comercial. En el presente caso la empresa ESPUMADOS S.A. solicitó la nulidad del depósito de la enseña comercial ROMANCE RELAX, por la existencia del registro anterior de la marca y enseña comercial ROMANCE RELAX, en consecuencia, resulta pertinente analizar el presente tema. El Artículo 200 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” En virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los países miembros optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos: (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo.

(ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere solo a partir del primer uso en el comercio. La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial, tales como, la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. Respecto de la nulidad del registro de una marca, el Capítulo VII del Título VI de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para la nulidad absoluta o relativa de dicho registro.

Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Titulo X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.

Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro,.. la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en Ss Sa Artículos 194 y 195 de la Decisión 486.

Por lo tanto, si se otorgó el “NN | ) Proceso 28-1P-2018 registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad. 4.9. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el Artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de-complemento indispensable. 4.10.El depósito de una enseña comercial no es lo mismo que su registro, por lo que respecto de su depósito habrá que atenerse a lo que la legislación interna ha regulado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 200 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00471-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ra uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO JÓ Romero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ¡GISTRADO MAGIST o con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la nterpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Proceso 28-1P-2018 Hugo Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO | Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10