TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS: 436-1P-2018 Interpretación Prejudicial: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú: 950-2017-0-1801-JR-CA-26 Signo involucrado LA GACETA CATÓLICA (mixto) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio N” 950-2017-0-S-5'*SECA-CSJLI-PJ del 7 de agosto de 2018, recibido via correo electrónico el 14 de agosto de 2018, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicitó interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 950- 2017-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 25 de setiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante Arzobispado de Lima Proceso 436-1P-2018 Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Sielsigno LA GACETA CATÓLICA (mixto) solicitado para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuenta con aptitud o capacidad distintiva para ser considerado marca. 2. Si la denominación GACETA CATÓLICA sería descriptiva para la clase solicitada. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, la cual se interpretará por ser pertinente.
De oficio se interpretarán los Literales e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486”, debido a que los signos descriptivos y de uso común son materia controvertida. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carozcan de distintividad; (.J Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarso como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueds servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias roforidas a esos productos o servicios;
(.-) A consistan exclusivarnmente o se hubieran convertido en una designación común o usual del Za AL D Spredócto o servicio de que se [rale en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; AS) 2] E e o Y E * SECRETARIA a E 1.2. 1,3, Proceso 436-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Respuestas a las preguntas realizadas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso interno se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo LA GACETA CATÓLICA (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) b) carezcan de distintividad;
(--J" La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor?.
La distintividad tiene un doble aspecto”: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2 Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
LN DES ASS y2 | gr Ap werpreación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Qi Ni >| T/ 1.4. 1:5: 1.6. Viña 1.8. 1:9. 1,10. 1.11 Proceso 436-IP-2018 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas?. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. WO s/ NS Mo, OS AD ES Proceso 436-1P-2018 calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante, 2 2.2. 2.3. 2.4. pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y, así, evitar el riesgo de asociación. Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, la autoridad administrativa manifestó que la denominación GACETA CATÓLICA (mixto) es descriptiva respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar?.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de «ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 110-1P-2015 del 25 a de 2015.
Proceso 436-1P-2018 una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca, 2.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto?. 2.6.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre estos. 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. En el presente caso, la autoridad administrativa alegó que los términos "GACETA" y "CATÓLICA" son de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2, El Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (in) g) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 3.3.
En el marco del Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3,4.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos. En efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza 2% De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 dol 19 de LDE Y 4 ¿Dayo de 2016.
SON “ AN 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 436-1P-2018 en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico?, En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias, Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso, Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos?0." Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca!!. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto”.
La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que se está ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el 1 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-1P-2018 del 9 de marzo del 2017.
OTAMENDI, Jorge. Dorecho do Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 4.1. 4.2. 4.3, Proceso 436-1P-2018 cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso, ¿Cuándo un signo carece de distintividad? La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E en los puntos 1.2 al 1.7 de la presente Interpretación Prejudicial.
¿Se puede registrar un signo mixto conformado por elementos descriptivos y en qué casos? La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E en los puntos 2.4 al 2.6 de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Un signo que contiene un elemento descriptivo de uso común en el registro de una determinada clase de productos, puede acceder al registro, y bajo qué condiciones? La respuesta a esta consulta se encuentra desarrollada en los Temas 2 y3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. j En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 950-2017-0-1801-JR-CA-28, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Proceso 436-1P-2018 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Ap: MAGISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | A A Hugo Ramiro Gómez Apal Luis Felipe Agullaf Feijoó j ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.