sia) e TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 456-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00513-00 Referencia: Signo involucrado LOS MAX BARATOS (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 3225 del 14 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 de agosto de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y los Literales e), f) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2014-00513-00; y, El Auto del 2 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Global Bussines Solution S.A.S. Proceso 456-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Almacenes Éxito S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo LOS MAX BARATOS (mixto) solicitado para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional, cuenta con aptitud o capacidad distintiva para ser considerado como marca. 2. Sila denominación LOS MAX BARATOS (mixta) sería descriptiva, genérica y de uso común para los servicios de la clase solicitada. 3. Si la denominación LOS MAX BARATOS es un signo o indicación que puede engañar a los medios comerciales o al público, NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y los Literales e), f) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A afectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha do aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a las palabras o combinación de palabras; b) las imágones, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, otiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; a) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) fa forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medias indicados en los apartados anteriores.” "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) 6) consisten exclusivamonto en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros dalos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarso dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias roforidas a esos productos o sorvicios; 1.1. 1.2.

Proceso 456-1P-2018 Procede la interpretación de los Literales e), f) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486, por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 134, toda vez que no es materia de controversia el concepto de marca. De oficio se interpretará los Literales b) y g) del Artículo 135 de la Decisión 4867, por ser pertinente el análisis de la distintividad del signo y los signos de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Irregistrabilidad de signos engañosos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo LOS MAX BARATOS (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: E) b carezcan de distintividad; (..J La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Y ) ” puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caractorísticas, cualidades o aptitud para ol empleo de los productos o servicios de que se trate; (FP Decisión 486 de la Comisión do la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

( ) 9) consistan exclusivamento o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; A Ñ NO E oO o Y í 13. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 456-1P-2018 posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor?.

La distintividad tiene un doble aspecto*: a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo, Es decir, puede gozar de distintividad ab ¡nitio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente, incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcasf. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto, Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. AN OV SECRETARIA 5 | 1.8, 2d: 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 456-1P-2018 oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso el demandante argumentó que la denominación LOS MAX BARATOS (mixta) es descriptiva, genérica y de uso común respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues esta precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( J" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno O más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. <c 2.5. 2.6. 2d 2,8. 2.9.

Proceso 456-1P-2018 Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135,- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos O servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate”. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos O servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos O servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza?. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (ss) g) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto O servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Proceso 456-1P-2018 2.10.Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados 235%. exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras O partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca?. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto*!. 2.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por 3.1. 3.2. 33: elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Irregistrabilidad de signos engañosos Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo solicitado LOS MAX BARATOS (mixto) viola lo estipulado en el Literal 1) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma. Los signos engañosos son aquellos que, por si mismos, puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, eto. de los productos o servicios que buscan identificar.

El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) Proceso 456-1P-2018 D puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 3.4.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado”?, 3.5.

Elengaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como sé ha pronunciado este Tribunal, se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir! 3.6. Enel presente caso se deberá determinar si el registro del signo solicitado LOS MAX BARATOS (mixto) podría o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los productos que identifica.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00513-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. hi Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015. B__ Ibidem. Proceso 456-1P-2018 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán R ambrano Hugo Ramiro Gómez Apa A MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Y Luis Felipe Agu lar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.