TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del consultante Referencia Magistrado ponente VISTOS 513-1P-2018 Interpretación Prejudicial: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú: 43-2017-0-1801-JR-CA-26: Cancelación de la marca BEVERLY HILLS POLO CLUB y logotipo (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio N* 43-2017-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 2 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N? 43-2017-0-1801-JR-CA-26; y El Auto del 9 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante Lifestyle Equities, C.V. Proceso 513-1P-2018 Demandados - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Determinar si correspondía o no la cancelación de la marca BERVERLY HILLS POLO CLUB y logotipo (mixta) por falta de uso. 2. Determinar si los medios probatorios presentados por LIFESTYLE EQUITIES, C.V. fueron idóneos para probar el uso efectivo de una marca. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, la cual procede por ser pertinente.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- *Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud da persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiose utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario u otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en al párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote ol procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administraliva. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o sorvicios para los cuales estuvioso registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no sa hubiese usado; pera ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El rogistro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entro otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá quo una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo _ esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo on cuenta la Na > 1.1, 2. 1.3.

Proceso 513-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento, El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca BEVERLY HILLS POLO CLUB y logotipo (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente?. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización?. naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Tambión se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del rogistro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corrosponda a la marca." "Artículo 167.- La carga de la pruoba del uso de la marca corresponderá al litular del registro.

El uso do la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables O certificaciones de auditoria que demuestren la rogularidad y la cantidad de la comercialización de las morcancías identificadas con la marca, entre otros.” De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 513-1P-2018 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir, en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente*: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona Ibidem.

Ibidem. 2% 2.2. 2.3. Proceso 513-1P-2018 autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486* plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o $6 encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una merca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detallos o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancolación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca” En el Proceso 191-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Blenos de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrlan mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

No 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 513-1P-2018 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En el presente caso, se analizará el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirsse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado, listos para su comercialización efectiva.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. yr “DAD p Il” SECRETARIA > || U b) Blenes de uso masivo y estacional, Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarso las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo.

En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. 0) Blenes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. y EN 9) ES > 1 a 2.8. 2.9.

Proceso 513-1P-2018 Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que Una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como 21t uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 2.12.En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 2.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. YE) ii E —R 47 Proceso 513-1P-2018 2.14.

¿Puede haber pausas en la comercialización ventas intermitentes o estacionales? La respue: inflexible, pues ello significaría desconocer las y particularidades que el fenómeno comercial Procesos inflacionarios, fortuitos o de fuerza may demanda, de modo que la caso si las pausas result exigir un uso ininterrumpi En efecto, sería absurdo, incluso tratándose de sta no puede ser un “no” vicisitudes, circunstancias presenta en la realidad. la introducción de nuevos impuestos, casos 'oré, pueden alterar las condiciones de oferta y autoridad debe analizar con prudencia caso por an justificadas o no. Lo que es inadmisible es do incluso afectando la rentabilidad del negocio. que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso.

Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los sobre la base de una apreciación lógica, racional analice caso por caso si las pausas resultan justifica: factores existentes y, y de la sana crítica, das o no. 2.15. Cabe señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 que para que proceda la cancelación de la ininterrumpida en los tres años con momento dentro de dicho anteriormente. marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera que se inicie la acción de cancel acción, basta que el titular de | secutivos precedentes a la fecha en ación. Por tanto, para frustrar dicha a marca acredite que en cualquier periodo usó la marca en los términos explicados 2.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del mercado a gran escala, en el caso producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acredi cualquiera que sea el producto o se tar su comercialización en el deben ponderar la efectiva puesta a productos o servicios vinculada conj acrediten la diligencia del titular en m valor dinámico, en la cual ha inverti de productos masivos, sino que público consumidor, a través de rvicio del que se trate, también se disposición en el mercado de los untamente con otros factores que Facebook, anuncios en páginas web, antener su marca como un activo de ¿causa de un terremoto. 5 ú SECRETARIA do en publicidad externa dirigida al promociones, correos electrónicos, folletería, periódicos, entre otros.

Sobre el particular, en el Pr siguiente: Fuorza mayor.- Es aquel acontecimiento im una empresa, en el cam certificado de marca. oceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA estableció lo previsible e irresistible como la liquidación forzosa de po marcario puede estar determinado por el embargo de un título o ito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar:Q0mo la destrucción de un local comercial SS RS y ocasionado por un fenómeno de la que contenía sus idontificaciones o enseñas Proceso 513-1P-2018 3.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si LIFESTYLE EQUITIES C.V. no habría logrado acreditar el uso de la marca BEVERLY HILLS POLO CLUB y logotipo (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 4.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las hormas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1, ¿Cómo se acredita el uso efectivo de la marca objeto de cancelación? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios señalados en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 4.2.

Medios probatorios idóneos para acreditar el uso de la marca Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios señalados en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 43-2017-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo __—Mispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de Proceso 513-1P-2018 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán Rodfigó Romero Zambrano Hugo Rámiro Gómez Apa Al RADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 1 Hugo Ra miro Gómez Apác Luis Felipe Aguilar Feijoó ESIDENT SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10