TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 635-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00229-00 Referencia: Acción de cancelación por notoriedad de la marca BLER (mixta) en contra de la marca BEHR PREMIUM PLUS (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N” 4388 del 7 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 8 de noviembre de 2018, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2015-00229-00; y, El Auto del 10 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A, ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Behr Process Corporation Proceso 635-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero Interesado: Pintubler de Colombia S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Sila marca BLER (mixta) tendría la calidad de notoriamente conocida. 2. Si procede o no la cancelación de la marca BEHR PREMIUM PLUS (denominativa) por notoriedad de la marca BLER (mixta). NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, la cual procede por ser pertinente.

De oficio se procederán a interpretar los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486?, por establecer la regulación de los signos notoriamente conocidos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Articulo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causalos do cancelación previstas on el artículo 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición dol titular legítimo, cuando esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitar el registro.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- *Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido,” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientos factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros dol sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica do su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquior Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda invorsión efectuada para promoverlo, o para promover ol establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 4.4, 1.2. 1.3.

Proceso 635-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Cancelación de una marca por la notoriedad de otra. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que la marca BLER (mixta) tendría la calidad de notoriamente conocida y, en virtud de ello, se solicitó la cancelación de la marca BEHR PREMIUM PLUS (denominativa), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que este Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamento conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” e) las cifras de ventas y de ingresos do la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumon de pedidos de porsonas interesadas en obtener una franquicia O licencia del signo en determinado territorio; 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero” 1.4. 1.5.

Proceso 635-1P-2018 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente?. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique*, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores, Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada.

La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinentes. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber. a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. o) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Artículo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

Proceso 635-1P-2018 o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres paises miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza, recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese pais miembrof.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba?. La marca notoria extracomunitaria? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo??, $ Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.

La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

E En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. * No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. w La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el ——— examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar SÍ DE Esaso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal a ánimo de Á pl.

DE SS S DN A y - TAN / e br OM h ' NOS a un E O E »] ps Po) > wi Proceso 635-1P-2018 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo Ps - pus pr danes. únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino, JS TEL AN 8 eS Vol 1.8. 4.9: Proceso 635-1P-2018 que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer si estaría incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de corresponder, Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y oxtensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) elvalor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; 0) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, 1.10. tE 1.12. 1.13, 1,14.

Proceso 635-1P-2018 Kk) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en al País Miembro o en el extranjero.” En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso, Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular*!.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada!? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. a Proceso 635-1P-2018 real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación*?, 1.15.

Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el pais miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 1.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 2 determinar si la marca BLER (mixta) era notoriamente conocido en la Comunidad Andina al momento de haber solicitado la cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.

Cancelación de una marca por la notoriedad de otra Pintubler de Colombia S.A. presentó acción de cancelación contra la marca BEHR PREMIUM PLUS (denominativa) con fundamento en la notoriedad Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemáfica y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 488.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento, * Por otra parto, la calidad do notoria do la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puodo considorarso que la marca notoria registrada no os objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%* “540 Melke Mendez, Ricardo.

“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.* *Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de rogístro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más específicos, quien so verla afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aplilud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia! * *541 Torres Salinas, Carlos. "¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8.” Proceso 635-1P-2018 de su marca BLER (mixta), razón por la cual se analizará el presente tema. 2.2.

El Artículo 235 de la Decisión 486 establece que: “Articulo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en el artículo 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando esta sea idóntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitar el registro.” 2.3.

Como se puede apreciar, para que opere la acción de cancelación por la existencia de una marca notoria, la norma nacional debe contemplar dicha figura y, además, se deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. (ii) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.

(iii) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca por virtud de la cual se solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro, 2.4. A continuación, analizaremos cada uno de los requisitos expuestos. Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido 2.5.

Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 2.6. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: - Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. A! | > || 10 | )) Proceso 635-1P-2018 - Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. - Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. - Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante**, 2.7.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos'*: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. - El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. - Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. - De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. dE Ibidem. 18 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo JE de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1IP-2009. 11 Proceso 635-IP-2018 2.8.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 2.9.

De acuerdo con el Artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. 2.10.A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte.

Siendo así, resulta relevante que la autoridad verifique que quien solicita la cancelación sea realmente el titular de la marca notoria a la fecha de interposición de la acción, de lo contrario la pretensión no podría ser amparada, Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro 2.11.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción de cancelación haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. 2.12. Finalmente, a diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es quien tiene la carga de la prueba el uso, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria quien debe probar ante la autoridad de propiedad industrial que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que la otra parte solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, y de acuerdo a la legislación vigente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2015-00229-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

SECRETARIA >| Proceso 635-1P-2018 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO |: Hugo Ramiro Gómez Apa MAGISTRADO — De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. | E) |; $ 6, | Ñ (Y ¡0 | y r Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO ( Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

E A: 13 [E SECRETARIA >