= TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de febrero de 2019 Proceso: 160-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 5587-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Signos involucrados: nombre comercial CAVAS DE PACHACAMAC NEGOCIACIÓN VITIVINICOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C (mixto) / marca QUEIROLO (denominativa) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 5587-2015-0/-5*SECA-CSJLI-PJ del 09 de mayo de 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 194 inciso c) la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 5587-2015-0-1801-JR-CA-23, y;

El Auto de 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. $ “Mediante Oficio No. 5587-2015-0/-5taSECA-CSJLI-PJ, la Sala consultante solicitó la Interpretación pa 'Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no ¿y a obstante, de la lectura del expediente y el resumen adjunto en el expediente, se desprende que la 'AELA norma objeto de interpretación es el literal c) del articulo 194 de la Decisión anteriormente mencionada.

Proceso 160-1P-2017 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: SANTIAGO QUIEROLO $.A.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en la negativa de la solicitud de registro del nombre comercial CAVAS DE PACHACAMAC NEGOCIACIÓN VITIVINICOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C (mixto), solicitado por NEGOCIACIÓN VITIVINICOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO QUEIROLO S.A.C. por la presunta confusión con la marca QUEIROLO (denominativa) registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 194 literal c) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina*, el cual interpretará por ser procedente. Así mismo, se interpretarán de oficio los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! a efectos de tratar el tema del Nombre Comercial. ii Mediante Oficio No. 5587-2015-0/-5taSECA-CSJLI-PJ, la Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no obstante, de la lectura del expediente y el resumen adjunto en el expediente, se desprende que la norma objeto de interpretación es el literal c) del articulo 194 de la Decisión anteriormente mencionada.

Decisión 48 la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: ( ); pr DE EN e) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público eS > sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que ES o a empresa produzca o comercialice; o, Y PA. [SECRETARIA “(0 No s Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - N <7 es Lo, Up VIDAD AS Proceso 160-1P-2017 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial.

Caracteristicas y su protección. El registro del nombre comercial Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Regla para realizar el cotejo de signos distintivos para Nombre Comercial. 4. Lamarca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba 5. Respuesta a la pregunta de la Sala consultante. n= E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nombre comercial. Caracteristicas y su protección 1.1. Enel presente caso se alega la confusión con el nombre comercial CAVAS DE PACHACAMAC NEGOCIACIÓN VITIVINICOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 1.2.

El literal b) del artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.5 1.3. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” 1.4.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial "Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El litular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercera usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un nesgo de asociación con la emprosa del lilular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiora causarle un daño económico 0 comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o do la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” “Articulo 193.- Confome a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declaralivo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191". pe SDE TARIA o ¡CRETARIA | r Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013. 1.5. 1.6. Val Proceso 160-1P-2017 da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes!: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso corstante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.? 1.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: ni Y Es Sy Mer Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. 7 A Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 del-12 de julio de 2000. rabia + A Proceso 160-1P-2017 *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permile que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.? 1.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”? 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero si que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el “BE =Mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos /y.servicios que distingue el signo. — Ibiderh. 3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998.

Proceso 160-1P-2017 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 2.

Elregistro del nombre comercial 2.1. En virtud de que en el presente caso se ha solicitado el registro del nombre comercial CAVAS DE PACHACAMAC NEGOCIACIÓN VITIVINICOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C (mixto) por NEGOCIACIÓN VITIVINICOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO QUEIROLO S.A.C, es pertinente analizar este tema. 2.2. En la práctica las oficinas nacionales competentes de los Paises Miembros de la subregión andina y en virtud de lo establecido en el artículo 193 de la Decisión 486 optan por proteger al nombre comercial a través de un registro o deposito.

Esta facultad administrativa de las oficinas nacionales debe estar acorde a la naturaleza del derecho exclusivo del nombre comercial que radica en los dos siguientes aspectos: L. Queel registro o depósito tendrá un carácter declarativo, IL. Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere a partir del primer uso en el comercio. 2.3.

Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de esta facultad administrativa, también prevé una especie de condiciones de registrabilidad que deberán considerarse si se procede a realizar el registro de un nombre comercial; así el artículo 194 de la Decisión 486 señala que no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido dentro de las siguientes causales: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el EJgS origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la IN empresa produzca o comercialice; o, varía %8) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Proceso 160-1P-2017 El artículo 195 de la norma precitada, establece también que estas condiciones deberán ser examinadas por la oficina nacional competente de forma obligatoria. 2.4. Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes pueden otorgar un registro de nombre comercial que asimismo puede ser objeto de una de las formas de extinción de registro establecidas para las marcas, así por ejemplo una forma de extinción del derecho sobre un nombre comercial, a pesar de no estar regulado de manera taxativa, es la acción de nulidad, la cual puede invocarse a través de los recursos administrativos en fase nacional y supletoriamente en las disposiciones aplicables a las marcas. 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Regla para realizar el cotejo de signos distintivos de un Nombre Comercial. 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el nombre comercial CAVAS DE PACHACAMAC NEGOCIACIÓN VITIVINICOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C (mixto) y la marca QUEIROLO (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el artículo 194 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: ( ) e) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen:1 otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, ( )”. 3.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un nombre comercial cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión al carecer de fuerza distintiva.*0 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. pa 5 UAES - 3:8En el caso en que el riesgo de confusión se alegue por la existencia de un 10 1 z Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de LA "2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 3.4.

Proceso 160-1P-2017 derecho marcario previo la Autoridad Competente deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1! a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética; Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas:*? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual O ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4 Proceso 160-1P-2017 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción. Una vez señaladas 'las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre las actividades amparadas por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se alega que presuntamente la marca SANTIAGO QUEIROLO es notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el articulo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera O el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente??.

El articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique: Proceso 160-1P-2017 b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 4.5. De conformidad con lo establecido en el articulo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

O, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique!*. Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada.

La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente'*, La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros.

La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro'!, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de we Articulo 230 de la Decisión 486. ys == La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google; etc.) es conocida "prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de ¿consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el 0 5 qe] PS " “producto o servicio identificado por la marca renombrada. pr A Para recibir la protección. basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada 10 4.6, Proceso 160-1P-2017 modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?”.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba!*, La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo”. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia O si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1 DE da 1 ETA RÍA La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), as] como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permilir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pais de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir al registro de una marca similar o idéntica en un pais miembro de la Comunidad Andina, ya que el “examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar eLcaso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de aprapiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. ES 11 4.7. 4.8. 4.9.

Proceso 160-1P-2017 4.6.2. Enrelación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este rizsgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 1 Proceso 160-1P-2017 e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) elvalor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa lítular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 4.11 AR deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”. La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?? somo la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de 22 5 ÉRIA Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.

Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. S 13 Proceso 160-1P-2017 uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 4 13. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro asi no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 4.14.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no esta no está siendo usada en el pais miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”. » Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la nonna se puede concluir con meridiana claridad que la marca noloría está excepluada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.

Derecho de Marcas on la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento. =_.Por otra parte, la calidad de notoría de la Marca no depende de su uso en el pais, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva do la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el país (34 En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoña registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Docisión 486510" "540 Melke Mendoz, Ricardo.

"El uso obligatorio de la marca bajo la Docisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bagolá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre do 2007, pp. 106 y 107." =Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de pemmitirlo la norma facultaría a que cualquier tercor interesado so aproveche indebidamento del prestigio y difusión que E una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más específicos, quien se veria SEN afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues esto está acostumbrado a obtener cierta N aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia?” AN, A 7 "547 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta do uso respecto de una marca: > notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad RÍA San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8-" 14 Proceso 160-1P-2017 4.15.

Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada 5.1. país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su Attular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos ¡de los otros paises miembros de la Comunidad Andina. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca SANTIAGO QUEIROLO cuyo titular es SANTIAGO QUIEROLO S.A.C., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO $.A.C., de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Respuesta a la pregunta de la Sala consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 194 c) de la Decisión 486 ¿Cómo se debe efectuar el cotejo para determinar el riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 5587-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del == Luis Rafael Vergara Quintero A arficulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADO ÍGISTRADO 15 Proceso 160-1P-2017 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario Hugo Ramiro Gómez P IDENTE ac Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 160-1P-2017 |