Ts TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de marzo de 2019 Proceso: 328-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno Del Consultante: 110010324000200900580 00 Referencia: Signos involucrados MOTORLINE (mixto) /[MOTOR LINE (denominativo) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 2609 del 09 de julio del 2018, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110010324000200900580 00; y, El Auto del 11 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Proceso 328-1P-2018 Demandada: SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MOTORLINE (mixto) y la marca registrada MOTOR LINE (denominativo), así como la nulidad de un registro marcario.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mismo que no se interpretará por no tratarse de la distintividad intrínseca del signo. De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal a), 172 de la Decisión 486', por tratarse la controversia sobre la nulidad absoluta de registro, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercoro, en particular cuando: a) soan idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios rospecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un rosgo de confusión o de asociación;( )" “Artículo 172.- La autoridad nacional competonto decrotará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando so hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La auloridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad rolativa de un rogistro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la focha de concesión del registro impugnado.
Las accionos precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daflos y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad dol registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. o DERS YU NN pr (é-: Us AS Quando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios “para los cuales la marca fue registrada, so declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” Proceso 328-IP-2018 conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Lanulidad de registro de marca, E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si los signos MOTORLINE (mixto) y MOTOR LINE (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de as / ES retaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de /f G- 2016, 1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. h 2 > [ SECRETARIA ?>|| 3 Na ) p AS NO 2 > Nós SAS DAD A Proceso 328-1P-2018 dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3, Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? 1.4. a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. d) Proceso 328-1P-2018 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios”: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio “se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta 1.5, 1.6. 21, 2.2. 2.3, Proceso 328-IP-2018 por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. La nulidad de registro de marca La demandante solicitó la nulidad de la marca MOTORLINE (mixta), por encontrarse incursa en las prohibiciones absolutas del Art. 135 Literal b) de la Decisión 486; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema.
El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el Proceso 328-1P-2018 2.4. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada Pais Miembro. 2.5.
De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca MOTORLINE (mixta), incurre en la causal de nulidad absoluta contemplada en el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 110010324000200900580 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | —3) Ó Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Proceso 328-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Se ON E 0) a re - F SECRETARIA ” a E 8 Ta, o U, > MiDAD z